第二節(jié)　商標(biāo)的國外注冊

一、在國外注冊商標(biāo)的必要性

1986年4月12日通過的《中華人民共和國民法通則》第一百四十六條規(guī)定“中華人民共和國法律不認(rèn)為在中華人民共和國領(lǐng)域外發(fā)生的行為是侵權(quán)行為的，不作為侵權(quán)行為處理”。商標(biāo)的保護(hù)具有嚴(yán)格的屬地原則，商標(biāo)只有在某個(gè)國家取得注冊，才能得到該國法律的保護(hù)。因此，為開拓國際市場，發(fā)展對外貿(mào)易，維護(hù)自己的合法權(quán)益，我國企業(yè)還須根據(jù)需要到國外注冊商標(biāo)。商標(biāo)在國外及時(shí)注冊，有如下四項(xiàng)重要意義。

1．可以防止他人搶先注冊

過去，我國一些商標(biāo)由于未及時(shí)在國外申請商標(biāo)注冊，而被國外一些不法商人在當(dāng)?shù)負(fù)屜茸?，反又控告我們侵犯了他的商?biāo)權(quán)，以此進(jìn)行要挾，或索取傭金，或賣專用權(quán)。例如“同仁堂”商標(biāo)，很有名氣，由于沒有及時(shí)到日本注冊，被日本橫濱的原豐行注冊，造成了很大的損失。

2．可以防止他人仿冒注冊，抑制不法商人的仿冒活動(dòng)

這方面，我們也有比較深刻的教訓(xùn)，我國有的出口商品按合同已將貨物運(yùn)進(jìn)銷售國，但由于商標(biāo)被他人仿冒注冊，使得商品不能在當(dāng)?shù)劁N售，故外商要求退貨，并按合同規(guī)定賠償其損失。有的出口商品已經(jīng)發(fā)貨，往往由于被人仿冒注冊，而只好由外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷，從而丟失許多國外市場。

3．便于訴訟解決

我國商標(biāo)如不及時(shí)在國外申請注冊，當(dāng)發(fā)生糾紛訴訟到法院時(shí)，往往會(huì)以侵犯別人專用權(quán)而敗訴，并承擔(dān)法律責(zé)任。

4．在國外獲得商標(biāo)有效注冊后，就能長期穩(wěn)定地占領(lǐng)國際市場，擴(kuò)大商品銷售，保持良好商譽(yù)，成為名牌商標(biāo)

如果出口商標(biāo)不及時(shí)在國外注冊，一旦被別人仿冒注冊，不但使以前用大量資金所作的廣告宣傳毫無效益，反而給別人作了宣傳，創(chuàng)了牌子。

二、如何到國外注冊商標(biāo)

我國企業(yè)到國外注冊商標(biāo)可以通過以下兩種途徑。

1．通過馬德里體系進(jìn)行商標(biāo)國際注冊（即馬德里協(xié)定國家注冊及議定書國家注冊）

馬德里協(xié)定成員國目前有49個(gè)，議定書成員國12個(gè)，美國及東南亞大部分國家為非成員國。只要國內(nèi)企業(yè)的商標(biāo)已在我國注冊，或者已在我國提出申請，即可提出國際注冊申請，并在馬德里體系成員國中指定保護(hù)的國家。通過馬德里國際注冊指定保護(hù)于某國，其注冊的效力等同于在該國國內(nèi)注冊的效力。通過馬德里體系進(jìn)行國際注冊，可以以一份注冊申請同時(shí)制定保護(hù)于最多60多個(gè)成員國，省時(shí)省力，費(fèi)用較小。

2．直接向外國商標(biāo)主管部門申請注冊商標(biāo)

這一途徑主要用于在那些非馬德里體系國家和地區(qū)中進(jìn)行商標(biāo)注冊，如美國、中國香港地區(qū)及東南亞地區(qū)的國家。但由于各國有關(guān)商標(biāo)的法律各不相同，我國企業(yè)大多又對外國有關(guān)商標(biāo)的法律和申請程序不了解，直接申請存在很大難度，因此，可以委托國內(nèi)商標(biāo)代理組織代為辦理國外商標(biāo)注冊事宜，省時(shí)省力。

國內(nèi)代理組織在接受定牌時(shí)不能與國內(nèi)已注冊的在先商標(biāo)權(quán)發(fā)生沖突（相同或相似），同時(shí)，還應(yīng)認(rèn)真審查客戶資信情況，由公司業(yè)務(wù)主管部門會(huì)同公司商標(biāo)主管單位提出意見，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)查詢，無上述沖突注冊商標(biāo)后，方可接受。為防止發(fā)生侵權(quán)，要求做定牌的客戶必須提供經(jīng)過公證的商標(biāo)所有權(quán)或被許可使用的證明或授權(quán)書。

各省、市、自治區(qū)的出口單位在改革與調(diào)整商品經(jīng)營分工中有關(guān)商標(biāo)所有權(quán)的歸屬和使用等問題，由對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部（現(xiàn)商務(wù)部）和國家工商行政管理總局進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

各駐外商務(wù)機(jī)構(gòu)對其所在地使用的我國出口商品商標(biāo)，應(yīng)經(jīng)常了解情況，協(xié)助辦理注冊，如發(fā)現(xiàn)被搶先注冊、仿冒等問題，應(yīng)及時(shí)向國內(nèi)通報(bào)并協(xié)助解決。

3．申請前應(yīng)概括了解該國的商標(biāo)法

主要內(nèi)容包括：

（1）申請人應(yīng)具備的條件，主要了解該國是否與我國共同參加了某國際條約。如果不是與我國共同參加公約的成員國，則要了解是按國民待遇原則還是按對等原則進(jìn)行商標(biāo)注冊。

（2）申請商標(biāo)注冊的手續(xù)以及所需文件及其要求。

（3）商品分類是采取國際分類還是本國分類。

（4）哪些東西不能注冊為商標(biāo)。

（5）注冊國確定商標(biāo)專用權(quán)的原則，即了解商標(biāo)權(quán)利是“以使用在先”為原則，還是“以注冊在先”為原則，或是“以注冊和使用”為原則。

（6）各申請注冊國辦理注冊的收費(fèi)情況。

（7）注冊后的某些規(guī)定，例如，英國、美國、德國等一些國家規(guī)定，在商標(biāo)注冊后幾年內(nèi)必須使用。否則，第三者可以要求撤銷。美國商標(biāo)法規(guī)定：商標(biāo)注冊5年后，必須提供使用證明，否則撤銷其注冊。

三、據(jù)理力爭注冊權(quán)及具體做法

1．據(jù)理力爭的必要性

眾所周知，從申請商標(biāo)注冊至獲準(zhǔn)注冊，即獲得商標(biāo)專用權(quán)，是個(gè)復(fù)雜的法律程序。由于商標(biāo)的競爭反映在商標(biāo)注冊之中，申請注冊，不等于能注冊。從申請到注冊，能一帆風(fēng)順地獲得商標(biāo)權(quán)的商標(biāo)是少數(shù)。大多數(shù)是要經(jīng)過一番答辯、爭議才能獲得商標(biāo)權(quán)。在申請注冊中，首先會(huì)遇到當(dāng)局審查官為保護(hù)在先注冊商標(biāo)的反對，公告后又會(huì)招來反對者的異議，獲準(zhǔn)注冊后還會(huì)發(fā)生來自競爭對手的反對。在這種情況下，只有針鋒相對地?fù)?jù)理力爭。根據(jù)當(dāng)?shù)厣虡?biāo)法規(guī)和習(xí)慣做法及其他方面的知識，進(jìn)行答辯抗?fàn)幉拍塬@得商標(biāo)權(quán)。要發(fā)展商品經(jīng)濟(jì)，要發(fā)展對外貿(mào)易，就必須加強(qiáng)商標(biāo)注冊，必須據(jù)理力爭，決不退讓，力求注冊成功。

2．進(jìn)行據(jù)理力爭的幾點(diǎn)做法

解決商標(biāo)的爭議案和商標(biāo)侵權(quán)案是一項(xiàng)相當(dāng)復(fù)雜的工作，必須熟悉有關(guān)各國的法律和國際慣例，商標(biāo)注冊更是項(xiàng)技術(shù)化工作。所謂“技術(shù)化”，就是指據(jù)理力爭的技術(shù)和技巧?！凹夹g(shù)”水平的高低，取決于對各國商標(biāo)法規(guī)、商標(biāo)慣例、商標(biāo)知識的多寡，取決于對商標(biāo)與貿(mào)易關(guān)系的理解和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的多少。

在國際貿(mào)易的實(shí)踐中，遇到商標(biāo)爭議案比商標(biāo)侵權(quán)案多，主要是采用訴訟與非訴訟方式相結(jié)合，友好協(xié)商解決爭議較多。真正通過法律訴訟方式解決商標(biāo)爭議案和侵權(quán)案的是很少的。在據(jù)理力爭，爭取商標(biāo)注冊成功時(shí)特別要注意以下幾個(gè)問題：

（1）據(jù)理力爭，克服官方的異議

申請商標(biāo)注冊不僅是個(gè)復(fù)雜的法律程序，也是充滿了爭議的復(fù)雜的裁定程序。商標(biāo)局為了保護(hù)在先注冊商標(biāo)，對新申請的沖突商標(biāo)（商標(biāo)或商品相同或相似）一般不受理，并予以核駁。申請人為爭取注冊成功，對商標(biāo)局核駁的理由應(yīng)盡可能地進(jìn)行爭辯，以理說服審查官，爭取注冊。

一般來說，審查官首先會(huì)比較新申請商標(biāo)與在先注冊商標(biāo)在音、義和外形上的相同或相似，以及使用的商品的性質(zhì)、用途、原料、外觀和制作方式等特點(diǎn)的相同或相似。其次比較商品通常的銷售渠道和銷售方式是否類似或相同。有時(shí)商品性質(zhì)盡管相同，但會(huì)在同一柜臺展銷，也是可能被認(rèn)為相似而被拒絕。最后還要比較商品是否是被同一層次的顧客購買或使用。如果是同一層次的購買者，或在同一時(shí)間使用于同一目的，也是可能視為相同或相似商標(biāo)而被核駁。針對商標(biāo)局的核駁，申請人應(yīng)努力找出與在先注冊商標(biāo)的不同點(diǎn)進(jìn)行辯解，據(jù)理力爭。例如，江蘇省輕工集團(tuán)公司的“長頸鹿”商標(biāo)在法國申請注冊時(shí)，因其國內(nèi)商標(biāo)類似竹竿接起來的“長頸鹿”與我國畫的像動(dòng)物的“長頸鹿”沖突，法國商標(biāo)局予以核駁了。針對法國這一商標(biāo)設(shè)計(jì)，我方提出以下幾點(diǎn)理由進(jìn)行答辯：

①我國“長頸鹿”是畫的動(dòng)物“長頸鹿”，而不是竹竿撐在一起的“長頸鹿”。

②我國“長頸鹿”是有骨有肉有皮膚的，對方是只有骨頭，沒皮沒肉的。

③我國“長頸鹿”看起來是活的，而對方的看起來則是死的。

以上幾點(diǎn)不同理由，把法國商標(biāo)局認(rèn)為是與在先注冊的商標(biāo)相似而沖突的理由駁倒了。最后獲得了法國當(dāng)局授予的“長頸鹿”商標(biāo)注冊證書。

再如我國“海鷗”洗衣粉商標(biāo)在馬來西亞申請注冊，遇有沖突商標(biāo)，在長達(dá)7年的時(shí)間里注冊不上。最后經(jīng)過實(shí)地考察，提供了大量的出口數(shù)量的數(shù)據(jù)，連續(xù)8年的合同、發(fā)票、提單、信用證等成套的使用證據(jù)，以及在新加坡最早的注冊證書副本等文件，并經(jīng)過公證和認(rèn)證，增強(qiáng)了申請注冊的理由，說服了馬來西亞當(dāng)局，終于獲得了注冊專有權(quán)證書，打擊了當(dāng)?shù)氐姆旅罢?，占領(lǐng)了馬來西亞這個(gè)百萬美元的市場。

（2）深入調(diào)查研究，奪回被外商搶先注冊的商標(biāo)權(quán)

國際上商標(biāo)競爭激烈的突出表現(xiàn)，就是外商出于不同的目的和動(dòng)機(jī)，搶先注冊我國較有名氣的或名牌商標(biāo)，達(dá)到他們控制和壟斷市場，或阻礙、鉗制我國產(chǎn)品出口的目的。這是商品市場競爭反映在商標(biāo)競爭中的客觀規(guī)律。特別是日本和東南亞的有些商人，表現(xiàn)尤為突出，應(yīng)引起重視。

例如，一泰國商人“搶”先注冊我國“英雄”鬧鐘的商標(biāo)一案。1984年，我國公司向泰國當(dāng)局申請注冊“英雄”商標(biāo)時(shí)才發(fā)現(xiàn)。

當(dāng)時(shí)商標(biāo)局報(bào)來起訴的首筆費(fèi)用為3　500美元。為了節(jié)省費(fèi)用，采取與在先注冊人友好協(xié)商的辦法。經(jīng)過做工作，在先注冊人最終同意以2萬美元為補(bǔ)償，轉(zhuǎn)讓商標(biāo)注冊權(quán)。

解決“搶”先注冊商標(biāo)手續(xù)，遠(yuǎn)比申請注冊一個(gè)商標(biāo)復(fù)雜得多。

為避免上述問題的發(fā)生，建議：①進(jìn)出口企業(yè)與外商洽談和簽訂協(xié)議時(shí)，有關(guān)商標(biāo)問題，可酌情由商標(biāo)部門一起參加洽談，并簽訂商標(biāo)協(xié)議作為銷售協(xié)議的附件，從屬于銷售合同；②對被“搶”注商標(biāo)較多的地區(qū)，應(yīng)組織專業(yè)小組出國實(shí)地考察和解決。

（3）采取法律中的特別程序，加速注冊，迅速制止仿冒事件商標(biāo)侵權(quán)案的解決是件復(fù)雜的工作

為了解決這類侵權(quán)事件，許多國家有特別程序，只要多交納加速費(fèi)，就可以在較短的時(shí)間內(nèi)，獲得商標(biāo)權(quán)。又可制止仿冒事件（行為）。例如，1984年底，在巴基斯坦承擔(dān)我國公司商標(biāo)監(jiān)視任務(wù)的商標(biāo)代理來信說，巴基斯坦卡拉奇市場出現(xiàn)冒用我國“英雄”牌商標(biāo)于當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的殼子里裝上進(jìn)口機(jī)芯的鬧鐘上市，直接侵犯了我國該商標(biāo)商品在巴市場的權(quán)益。對此，在我國公司因沒有申請商標(biāo)“英雄”注冊而無商標(biāo)權(quán)的情況下，我國采取尋求加速注冊的辦法，最終按巴基斯坦規(guī)定的特別程序（Special Procedure），支付500美元加速費(fèi)后，在短短的一個(gè)月內(nèi)獲得了商標(biāo)注冊證號，當(dāng)局還在當(dāng)?shù)赜⑽膱?bào)紙上，以顯要的位置刊登了我國“英雄”商標(biāo)，正式聲明“英雄”商標(biāo)權(quán)屬我國公司所有，任何仿冒必將受到卡拉奇最高法院的制裁。商標(biāo)公告登出第三天，仿冒者隨即收攤，撤出市場。我國公司不但制止了仿冒，而且兩個(gè)月后，獲得了“英雄”商標(biāo)注冊證書。這是利用他國法律的特別程序，制止仿冒者的有效武器。

解決日本川井重子“搶”先注冊我國公司商品“絲素膏”一案，在沒有商標(biāo)權(quán)的情況下，起訴對方的不法行為，要求政府進(jìn)行“無效審判”。但由于當(dāng)時(shí)我國認(rèn)為“絲素膏”是商品名稱不予注冊，起訴以失敗告終。為了再次解決“絲素膏”商品名稱一案，又于次年又申請了注冊，結(jié)果以同樣的理由被駁回。日本商標(biāo)法也有“普通商品名稱”不予注冊之條款，但為什么川井重子能注冊，而我國公司在國內(nèi)卻不能。為此，我國公司下決心，寫了一份要求復(fù)審我國公司“絲素膏”商標(biāo)申請的核駁案，認(rèn)為我國公司以“絲素膏”三個(gè)字是以藝術(shù)化、風(fēng)格化的特殊筆法書寫的，使“絲素膏”三個(gè)字商標(biāo)的理由成立，而接受注冊。

（4）遵守法律時(shí)限，靈活機(jī)動(dòng)地解決商標(biāo)爭議和訴訟

訴訟時(shí)限是非常嚴(yán)格的，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，采取靈活機(jī)動(dòng)的戰(zhàn)術(shù)。

例如，1983年冬，巴基斯坦商標(biāo)當(dāng)局因有意或無意的將與我國公司注冊商標(biāo)“環(huán)球”非常相似的商標(biāo)核準(zhǔn)注冊，使用在我國公司相同商品自行車零件上，這樣，勢必會(huì)沖擊我國在巴基斯坦自行車零件市場。為此，我國在當(dāng)?shù)芈蓭煹呐浜舷拢虍?dāng)局提出反對。當(dāng)局不予仲裁，推到法院，限制在15天內(nèi)開庭審理，并要我國公司提供經(jīng)過公證和認(rèn)證的注冊證書和企業(yè)證明文件。同時(shí)，巴基斯坦自行車零件代理商也來信催促，認(rèn)為對他是個(gè)危機(jī)的事件，要求妥善解決。在僅有7天的緊急情況下，江蘇省輕工進(jìn)出口集團(tuán)公司當(dāng)即與南京市公證處說明時(shí)間緊迫，要求連夜趕制公證書正副兩套，并于第二天將第一套發(fā)往巴基斯坦代理處，隨即去外交部領(lǐng)事司認(rèn)證處，又向巴基斯坦大使館交涉。在各方大力支持下，前后用了兩天時(shí)間就辦妥了一切手續(xù)，并以快件郵往巴基斯坦。代理人接到后即交卡拉奇最高法院，最后法院通知對方，結(jié)果就在開庭的前一天，對方通知我方律師，承認(rèn)失敗，不打算出庭了，宣告我國公司勝訴。

（5）加強(qiáng)國外商標(biāo)注冊，堅(jiān)持與在先注冊人友好協(xié)商的原則

一個(gè)商標(biāo)在國外申請注冊，常常遇到?jīng)_突商標(biāo)而被官方核駁。在先注冊人的商標(biāo)確系非搶先注冊商標(biāo)，就應(yīng)尊重注冊人的商標(biāo)權(quán)，與其進(jìn)行友好協(xié)商，爭取許可使用，并獲得政府保護(hù)。

在申請被核駁后，首先排除在先注冊人并非是搶先注冊我商標(biāo)，而純屬巧合的沖突，從尊重在先注冊人的商標(biāo)權(quán)出發(fā)，對其資信和對我友好態(tài)度進(jìn)行調(diào)查，然后決定是否接觸在先注冊人并與其進(jìn)行友好協(xié)商，可獲成功。

例如，我國公司為了防止美國商人搶先注冊與我國化妝品小包裝設(shè)計(jì)基本相同的商標(biāo)，首先申請了“珍珠”設(shè)計(jì)注冊。等待商標(biāo)公告，公開招來反對時(shí)，美國特拉華州的一家專做珍珠牙膏的企業(yè)以與其在先注冊商標(biāo)相似，沖擊他的牙膏市場為理由，反對當(dāng)局接受我申請注冊，于是進(jìn)行了幾次爭辯。最后以相應(yīng)的10條理由，并從對方心理出發(fā)，退讓一步即保證牙膏不向美國進(jìn)口作為條件，與其進(jìn)行友好協(xié)商，征得了對方的同意，并簽署了同意書，而獲當(dāng)局核準(zhǔn)注冊。

四、在美國注冊商標(biāo)的若干問題

1．美國《商標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定

關(guān)于外國人在美國的商標(biāo)注冊與保護(hù)問題，美國《商標(biāo)法》只是在第44條（即美國法典第15編1126條）中作了一些規(guī)定。

第44條（b）的規(guī)定：如果某人的所在國與美國同屬有關(guān)商標(biāo)、商號或反不公平競爭的國際公約或條約的成員國，或根據(jù)該國法律為美國公民提供互惠，則除有權(quán)取得商標(biāo)法規(guī)定的權(quán)利外，還有權(quán)享受本條款所規(guī)定的權(quán)利。

第44條（c）的規(guī)定：在滿足（b）的情況下，外國商標(biāo)注冊申請人應(yīng)首先在本國注冊，然后再在美國申請注冊其商標(biāo)。但如果申請人聲明自己的商標(biāo)已經(jīng)在美國商業(yè)使用，則屬于例外情況。后面這種情況實(shí)際上是美國專利與商標(biāo)局對所有美國商標(biāo)注冊的先決條件，不過，只有在商業(yè)使用的情況下，美國專利與商標(biāo)局才會(huì)考慮商標(biāo)注冊。

第44條（d）規(guī)定：如果申請人屬（b）的情況，即該申請人所在國同美國同屬某一國際公約或條約或有雙邊條約，則在滿足下述幾個(gè)條件的情況下可以將該申請人在本國的第一次申請日作為在美國的申請日。

（1）在外國（即注冊申請人所在國）提出第一次申請之后6個(gè)月內(nèi)向美國提出了商標(biāo)注冊申請；

（2）申請?jiān)瓌t上與本商標(biāo)法的要求一致，但不要求申請人聲明自己的商標(biāo)已經(jīng)在商業(yè)上使用；

（3）在美國的商標(biāo)注冊不影響在上述第一次申請日之前由第三人在美國之外已經(jīng)取得的權(quán)利；

（4）除非以商業(yè)使用為根據(jù)，否則根據(jù)本條取得注冊的注冊人無權(quán)在該注冊之前就他人的行為提出訴訟。

從這四個(gè)條件看，第二個(gè)條件主要考慮國際上很多國家沒有規(guī)定注冊前必須首先使用商標(biāo)這個(gè)前提條件。這樣，一個(gè)外國商標(biāo)盡管沒有實(shí)際使用，只要在外國首先注冊，也同樣可以取得美國的商標(biāo)注冊。但第四個(gè)條件對這種注冊的訴訟權(quán)提出了限制，這是因?yàn)檫@種注冊并不產(chǎn)生注冊前的任何權(quán)利，如果申請人在注冊之前已在美國使用其商標(biāo)，則產(chǎn)生普通法商標(biāo)權(quán)，此時(shí)注冊人有權(quán)對第三方在自己注冊前對普通法商標(biāo)權(quán)的侵犯提出訴訟。例如，一個(gè)中國公司于1980年在美國首次使用了某件商標(biāo)，1983年在美國注冊了該商標(biāo)，如果在這段時(shí)間內(nèi)有人侵犯了中國公司的商標(biāo)權(quán)，則可以在注冊后或注冊前對侵權(quán)人提起訴訟，不同的是注冊前的訴因只能夠依據(jù)普通法的商標(biāo)權(quán)提出，而注冊之后商標(biāo)權(quán)人除享有普通法商標(biāo)權(quán)外還享有聯(lián)邦《商標(biāo)法》中的有關(guān)權(quán)利。

第44條（e）規(guī)定外國申請人已在本國注冊的情況下可以在美國進(jìn)行“主要注冊”，否則進(jìn)行補(bǔ)充注冊。因此，需要外國申請人提供在本國注冊的證明文件和副本。

第44條（f）規(guī)定在美國的注冊與在外國的注冊從法律上是相互獨(dú)立的，在美國的注冊應(yīng)依照美國《商標(biāo)法》。

同一條（g）中規(guī)定商號可以在不注冊的情況下取得保護(hù)。這是因?yàn)樯烫栐诿绹皇艿狡胀ǚǖ谋Ｗo(hù)，美國專利與商標(biāo)局不予注冊。但該規(guī)定使得聯(lián)邦法院在保護(hù)外國商號的案件審理中可依據(jù)聯(lián)邦《商標(biāo)法》。

該條的（h）規(guī)定了外國人在美國可受到反不正當(dāng)競爭法的保護(hù)。

由于第44條只是對外國商標(biāo)的注冊和保護(hù)問題作了一般性規(guī)定，因此，還無法看出在實(shí)際注冊和保護(hù)中可能遇到的問題。在這種情況下最好的辦法仍是從美國聯(lián)邦法院和專利商標(biāo)局的判例中找到問題的所在和部分答案。下面從幾個(gè)方面來敘述和分析這個(gè)問題。

2．先用權(quán)問題

先用權(quán)直接涉及商標(biāo)沖突中誰有使用權(quán)的問題。由于美國是以使用的日期來衡量商標(biāo)產(chǎn)生的先后，因此在外國人使用的商標(biāo)與美國人的商標(biāo)發(fā)生沖突時(shí)，法院、專利商標(biāo)局必須決定是哪一方首先使用了商標(biāo)。但是，外國商標(biāo)往往不是從它的實(shí)際使用日期開始計(jì)算的，因?yàn)槊绹ㄔ汉蛯＠虡?biāo)局只承認(rèn)該外國人所享受的優(yōu)先權(quán)日，在此之前的國內(nèi)（指申請人所在國）使用不構(gòu)成先使用日期。

1981年，美國專利與商標(biāo)局的復(fù)審與申訴委員會(huì)（TTAB）在“女童子軍”異議案中重申了該問題的處理原則。

1976年5月19日，本案的被異議人阿爾福雷德在德國就“Scout”（童子軍）提出商標(biāo)注冊申請，并以此為優(yōu)先權(quán)日在美國專利與商標(biāo)局提出就同一商標(biāo)的注冊申請。阿爾福雷德是依據(jù)美國《商標(biāo)法》中的第44條（b）和（d）款提出申請的。之后，美國女童子軍公司（以下簡稱為“G．S”）就該商標(biāo)的注冊提出異議，其理由是早在1976年5月19日之前，G．S已經(jīng)將“Girl　Scout”作為商標(biāo)使用在商業(yè)中，例如用于T恤衫、皮包等產(chǎn)品上。

美國專利商標(biāo)局認(rèn)為，本案中申請人阿爾福雷德最早的商標(biāo)使用日期應(yīng)推定為他在德國的申請日，即在美國申請中的優(yōu)先權(quán)日。如果申請人沒有依據(jù)《商標(biāo)法》第44條（d）要求優(yōu)先權(quán)日，則最早推定使用日為申請人在美國的實(shí)際申請日。

由于異議人在申請人的最早推定使用日之前已在美國使用“Girl　Scout”作為商標(biāo)，并且由于申請人對“Scout”這一商標(biāo)的使用會(huì)引起美國公眾的混淆，因此美國專利商標(biāo)局拒絕給予“Scout”商標(biāo)注冊。

只要美國的商標(biāo)使用人是“誠實(shí)地”使用了與外國人所擁有的相同或相似商標(biāo)，那么一旦該外國人在美國注冊商標(biāo)而產(chǎn)生沖突時(shí)，只看誰在美國首先使用了該商標(biāo)。在絕大多數(shù)情況下，這對外國人來說是十分不利的。他只能利用兩點(diǎn)來證明自己的使用日，首先是在美國的實(shí)際使用日，或依據(jù)自己在本國的注冊申請日為優(yōu)先權(quán)日，其次是在美國的實(shí)際申請日（如果已不能享受優(yōu)先權(quán)日）作為在美國的推定使用日。

從上述情況可以看出，向美國的商品出口構(gòu)成商標(biāo)的實(shí)際使用和盡早在美國注冊商標(biāo)是保護(hù)在美國的外國商標(biāo)的有效辦法。

3．注冊商標(biāo)的維持

對于外國商標(biāo)注冊人來說，取得在美國的商標(biāo)注冊并非十分困難，而實(shí)際遇到的問題主要是商標(biāo)注冊后如何維持。這里所說的維持并不指如何繳納商標(biāo)注冊續(xù)展費(fèi)。

根據(jù)美國《商標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定，外國申請人可以在沒有事先在美國實(shí)際商業(yè)使用其商標(biāo)的情況下在美國注冊商標(biāo)。但一旦該商標(biāo)取得注冊，則與其他美國注冊商標(biāo)一視同仁，即第三方可以以“放棄”為理由要求取消對該商標(biāo)的注冊。所謂商標(biāo)的放棄有幾種情況，但這里所談到的放棄是指2年不使用商標(biāo)造成的放棄。根據(jù)美國商標(biāo)法的規(guī)定，連續(xù)2年不進(jìn)行商業(yè)使用該注冊商標(biāo)便構(gòu)成了商標(biāo)放棄的初步證據(jù)。

下面看一看這種放棄情況是如何產(chǎn)生以及美國專利與商標(biāo)局是如何處理的。

1982年的?？松井愖h案屬于比較典型的例子。

被異議人奧克森（Oxon）是一家意大利公司，該公司于1972 年12月28日在意大利提出了商標(biāo)注冊申請，并以此為優(yōu)先權(quán)日向?qū)＠虡?biāo)局提出就“Oxon”商標(biāo)注冊的申請。

異議人?？松‥xxon）是美國著名的石油化學(xué)公司，該公司的異議理由是，“Oxon”與該公司使用的“Exxon”商標(biāo)同時(shí)使用會(huì)產(chǎn)生混淆，因?yàn)閮蓚€(gè)商標(biāo)均用于化工商品。異議的另一個(gè)重要理由是申請人奧克森已經(jīng)放棄了其商標(biāo)。下面只介紹商標(biāo)放棄的有關(guān)問題。

TTAB認(rèn)為，根據(jù)1946年的美國《商標(biāo)法》第44條（b）～（e）款的規(guī)定，外國人（指滿足第44條（b）條件的情況）可以在不事先在美國使用商標(biāo)的情況下取得在美國的商標(biāo)注冊，這一點(diǎn)是符合《1967年斯德哥爾摩保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)國際公約修正案》的精神的。但是該外國人一經(jīng)在美國取得注冊，便與其他美國注冊人同等對待。依據(jù)美國《商標(biāo)法》第45條的規(guī)定，連續(xù)2年在美國不使用注冊商標(biāo)構(gòu)成對該商標(biāo)放棄的初步證據(jù)，在這種情況下該商標(biāo)的注冊可能被撤銷。

在本案中，由于商標(biāo)注冊處于審理階段，Oxon公司還未取得商標(biāo)注冊，盡管Oxon公司在美國未使用其商標(biāo)，這種行為構(gòu)不成商標(biāo)放棄的基礎(chǔ)。

從該案中TTAB的觀點(diǎn)可以看出，在美國放棄商標(biāo)會(huì)導(dǎo)致注冊被撤銷。假如有一種中國生產(chǎn)的罐頭于1986年在美國銷售并且該產(chǎn)品的商標(biāo)在美國取得注冊，但是之后幾年由于某種原因中斷了向美國的出口，則可能構(gòu)成商標(biāo)的放棄。最好的解決辦法也許是象征性使用該商標(biāo)。例如，如果在一段相當(dāng)長的時(shí)間里該產(chǎn)品不能向美國大量出口，可以以少量的出口以及在美國進(jìn)行廣告宣傳等方法構(gòu)成該商標(biāo)的繼續(xù)使用。

應(yīng)該一提的是這種放棄對今后該商標(biāo)的使用產(chǎn)生的實(shí)際影響。在上述假設(shè)中，如果中國罐頭的商標(biāo)由于長期不使用構(gòu)成放棄或者PTO由此撤銷了該商標(biāo)的注冊，這并不意味著今后該商標(biāo)不得在美國使用和重新注冊，因?yàn)樯虡?biāo)法并沒有規(guī)定被放棄的商標(biāo)不能再注冊。這里關(guān)鍵的問題是，在法律規(guī)定構(gòu)成放棄后到該商標(biāo)的重新使用或注冊前這段時(shí)期里是否出現(xiàn)了其他人的使用。事實(shí)表明很多商標(biāo)的注冊被撤銷正是由于在這段時(shí)間里第三人對相同或相似商標(biāo)的使用所引起的爭議造成的。在上面的假設(shè)例中，如果中國的罐頭商標(biāo)由于2年不使用而被撤銷了注冊，之后不久一家日本公司在食品產(chǎn)品上使用了相同或相類似商標(biāo)，在美國銷售其產(chǎn)品并且在美國專利局提出商標(biāo)注冊申請，而在其之后中國公司又重新向美國銷售這種罐頭，并且也向美國專利與商標(biāo)局提出了商標(biāo)注冊申請，這樣便產(chǎn)生了沖突。對于中國公司今后能否在美國繼續(xù)使用自己的商標(biāo)主要取決于兩個(gè)因素：

①哪一方有使用優(yōu)先權(quán)；

②日本公司使用相類似商標(biāo)意圖。

根據(jù)上面的時(shí)間假設(shè)，日本公司有使用優(yōu)先權(quán)。這時(shí)只要日本公司能證明自己的使用是誠實(shí)的，一般便可以在訴訟中獲勝。如果中國公司能夠證明“日本公司”的行為只是要從原中國商標(biāo)創(chuàng)造的聲譽(yù)中撈到好處，則法院往往會(huì)以“意圖不良”為理由判中國公司勝訴。

TTAB于1985年處理了一起類似案件。

該案的被異議人RMK是一家英國公司，該公司于1961年曾在英國注冊了“CARAMAC”商標(biāo)，并于1962年獲得了美國商標(biāo)注冊。但在之后的大約20年時(shí)間里由于該商標(biāo)沒有在美國使用而使商標(biāo)注冊喪失。

1982年2月，該公司又向?qū)＠虡?biāo)局就相同的商標(biāo)提出了注冊申請。

異議人HHI是一家美國公司，該公司于1982年9月在美國使用了相同的商標(biāo)，由于HHI根本不知道英國前注冊商標(biāo)的存在，因此當(dāng)時(shí)的使用不存在任何“意圖不良”的問題。在發(fā)現(xiàn)了RMK的注冊申請之后，HHI向?qū)＠虡?biāo)局提出異議。

TTAB認(rèn)為，根據(jù)美國《商標(biāo)法》第44條的要求和規(guī)定，RMK有權(quán)依據(jù)自己的國內(nèi)注冊向PTD提出新的注冊申請，不管以前該商標(biāo)注冊是否喪失。這里唯一的問題是異議人和被異議人哪一方有先使用權(quán)。本案中RMK在申請之前沒有在美國實(shí)際使用商標(biāo)（指注冊喪失之后），而且英國申請是在20多年前，即1982年2月，這樣當(dāng)然也不享受優(yōu)先權(quán)日。HHI的使用是1982 年9月，由此英國申請人RMK對該商標(biāo)享有使用優(yōu)先權(quán)。

總的來講，在沒有商標(biāo)使用競爭對手的情況下，商標(biāo)的放棄不會(huì)造成嚴(yán)重的后果，至多需要申請人重新提出申請，多花一些費(fèi)用而已。有競爭對手時(shí)情況則完全不同，需引起注意。