第一節(jié)　專利權(quán)抗辯機(jī)制

在我國的專利侵權(quán)訴訟中，被告最常見的抗辯方式往往是:無效＋中止抗辯以及不侵權(quán)抗辯。但是，實(shí)際上被告完全可以選擇的抗辯策略遠(yuǎn)不止這些。

一、專利權(quán)的權(quán)屬抗辯

在專利權(quán)糾紛案中我們最常見到的是對專利的無效宣告等的提起，這是專利權(quán)糾紛案中被告據(jù)以提起權(quán)屬抗辯的典型做法。幾乎所有的專利侵權(quán)糾紛案，原告都將面臨被告申請將原告的專利宣告無效或部分無效的危險(xiǎn)。由于專利權(quán)的取得是由國家專利機(jī)關(guān)授權(quán)的結(jié)果，所以對原告專利權(quán)的無效宣告或撤銷的請求成為被告提起專利權(quán)屬抗辯的特殊表現(xiàn)形式。因?yàn)樗煌谖覀兂Ｒ姷臋?quán)屬抗辯形式，如以原告主張的權(quán)利不屬于原告，或?qū)儆谒嘶驅(qū)儆谧约旱葹榉瘩g事由的權(quán)屬抗辯，有些人可能就會反對把被告提起的無效宣告請求作為被告對原告提起的權(quán)屬抗辯。誠然，請求的結(jié)果可能啟動的是行政宣告程序，而不是直截了當(dāng)?shù)乃痉▽徟?，看起來不太像抗辯審理，但被告無效宣告的本質(zhì)目的是使原告不再享有這一專利權(quán)，而這一專利權(quán)不存在的結(jié)果是使作為專利的技術(shù)本身退入公有領(lǐng)域，使之還原為公有技術(shù)，同樣導(dǎo)致原告不可將公有領(lǐng)域的技術(shù)據(jù)為己有的權(quán)利歸屬結(jié)論。

因?yàn)閷＠麢?quán)都是有一定保護(hù)期限的，而且權(quán)利人必須按期繳納相應(yīng)的專利年費(fèi)來維持其專利的有效性。同時(shí)，針對授權(quán)后的專利，任何人均可向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求，請求宣告某項(xiàng)專利權(quán)無效或部分無效。但是，專利證書僅僅記載了某專利剛剛授權(quán)當(dāng)時(shí)的法律狀態(tài)，并不能客觀真實(shí)地反映權(quán)利人在起訴時(shí)的專利法律狀態(tài)，因此，很可能出現(xiàn)某些權(quán)利人在專利權(quán)終止或者被無效以后仍然出于排擠競爭對手的目的而濫用訴權(quán)，僅僅憑借其手中的專利證書而起訴他人構(gòu)成專利侵權(quán)，或者有些專利權(quán)人因?yàn)閮?nèi)部管理不善而忘記繳納專利年費(fèi)而導(dǎo)致專利權(quán)已經(jīng)被終止后，仍然對他人進(jìn)行專利侵權(quán)起訴。

因此，作為專利侵權(quán)訴訟中的被告及其代理人，在原告沒有提供涉案專利登記簿副本的情況下，有必要主動向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請出具關(guān)于涉案專利的專利登記簿副本，以了解涉案專利的真實(shí)法律狀態(tài)。如果專利登記簿副本所記載的法律狀態(tài)與專利證書記載的法律狀態(tài)不一致，應(yīng)當(dāng)以專利登記簿副本為準(zhǔn)。在上述專利權(quán)已經(jīng)被無效或者專利權(quán)已經(jīng)終止的情況下，被告就可以基于原告濫用專利權(quán)進(jìn)行成功的抗辯。

二、訴訟主體資格抗辯

根據(jù)《民事訴訟法》第108條規(guī)定，原告必須是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人或其他組織。這就對原告的訴訟主體資格提出了明確的要求，它必須與本案有直接利害關(guān)系，否則就屬于原告訴訟主體資格不適格。

因此，無論在何種專利侵權(quán)糾紛中，被告都有必要主動申請開具一份原告所主張權(quán)利的專利登記簿副本。如果專利登記簿副本所記載的專利權(quán)人不是涉案原告或者與涉案原告不一致，那么就有可能對原告的訴訟主體資格提出成功抗辯。原告訴訟主體資格不適格通常有以下幾種情況:

（1）許可人沒有得到專利權(quán)人的明確授權(quán)或不起訴的意思表示。

按照現(xiàn)行專利法律體系，專利權(quán)人以及專利實(shí)施許可合同的獨(dú)占被許可人都可以單獨(dú)作為原告提起專利侵權(quán)訴訟，但是排他實(shí)施許可合同的被許可人只有在專利權(quán)人不起訴的情況下才能單獨(dú)起訴；而普通許可合同的被許可人只有在得到專利權(quán)人的明確授權(quán)后才能單獨(dú)向法院提出專利侵權(quán)訴訟。

因此，如果是排他許可的被許可人，則必須提交專利權(quán)人不起訴的書面證明或授權(quán)其起訴的書面證明，否則不能單獨(dú)作為原告提出侵權(quán)訴訟；而普通許可的被許可人，則只能在獲得專利權(quán)人的書面明確授權(quán)后才能以自己的名義單獨(dú)起訴。

（2）原告不是全部專利權(quán)人。

專利權(quán)作為一項(xiàng)民事權(quán)利，可以由多個(gè)不同民事主體所共有。因此，根據(jù)我國目前的民法理論，只有作為某項(xiàng)專利權(quán)的全部共有權(quán)人一起才能向侵權(quán)人主張專利權(quán)，除非其他專利權(quán)人書面明確放棄并授權(quán)其中權(quán)利人之一單獨(dú)主張?jiān)擁?xiàng)權(quán)利，否則任何共有人都不能單獨(dú)主張侵權(quán)之訴。關(guān)于這一點(diǎn)，在理論界存在不小的爭議，但是實(shí)踐中還是可以作為一個(gè)抗辯的理由。

原告不是全部專利權(quán)人的情況還包括原權(quán)利人的繼承人為多個(gè)主體的情況，其中某一個(gè)或某幾個(gè)繼承人不能在其他繼承人未放棄權(quán)利或未明確授權(quán)的情況下單獨(dú)主張權(quán)利。其道理同前。

（3）專利權(quán)受讓人未辦理專利著錄項(xiàng)目變更。

專利權(quán)可以轉(zhuǎn)讓，但是其轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效。實(shí)踐中可能存在這種可能性，即主張專利侵權(quán)的原告雖然與原專利權(quán)人簽訂了書面轉(zhuǎn)讓合同，通過受讓的方式獲得涉案專利權(quán)，但是并未辦理著錄項(xiàng)目變更或者處于正在辦理著錄項(xiàng)目變更的過程中，這時(shí)候就要看書面合同中是否明確受讓人從什么時(shí)間開始有權(quán)單獨(dú)主張所受讓的專利權(quán)。如果轉(zhuǎn)讓合同中沒有約定受讓人在專利轉(zhuǎn)讓登記之前可以單獨(dú)主張權(quán)利，被告此時(shí)就可以成功進(jìn)行主體資格不適格的抗辯。

三、訴訟時(shí)效抗辯

現(xiàn)行法律規(guī)定侵犯專利權(quán)的訴訟時(shí)效為兩年，自專利權(quán)人或者利害關(guān)系人得知或者應(yīng)當(dāng)?shù)弥謾?quán)行為之日起計(jì)算。因此，如果原告主張權(quán)利之時(shí)，被告所實(shí)施的侵權(quán)行為已經(jīng)結(jié)束并超過兩年的，那么原告將喪失勝訴權(quán)。例如，被告在自起訴日兩年以前就生產(chǎn)并銷售了侵權(quán)產(chǎn)品，但是現(xiàn)在由其他經(jīng)銷商進(jìn)行二次銷售時(shí)被專利權(quán)人起訴。在這種情形下，專利產(chǎn)品的直接生產(chǎn)者由于所實(shí)施的侵權(quán)行為已經(jīng)過了兩年的訴訟時(shí)效而不會承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，但是進(jìn)行二次銷售的銷售商應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止銷售侵權(quán)產(chǎn)品的法律責(zé)任。當(dāng)然，如果二次銷售商不能提供合法來源，則還應(yīng)承擔(dān)賠償損失的法律責(zé)任。

四、不視為侵犯專利權(quán)抗辯

如果被控侵權(quán)人的行為符合以下任何情形之一，則可以成功地進(jìn)行不視為侵犯專利權(quán)抗辯:

（1）權(quán)利用盡行為。這是指專利權(quán)人制造、進(jìn)口或者經(jīng)專利權(quán)人許可而制造、進(jìn)口的專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品售出后，使用、許諾銷售或者銷售該產(chǎn)品的行為。

（2）先用權(quán)。這是指在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的行為。

（3）臨時(shí)過境行為。臨時(shí)通過中國領(lǐng)陸、領(lǐng)水、領(lǐng)空的外國運(yùn)輸工具，依照其所屬國與中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照互惠原則，為運(yùn)輸工具自身需要而在其裝置和設(shè)備中使用有關(guān)專利的行為。

（4）科學(xué)研究及實(shí)驗(yàn)行為。這是指專為科學(xué)研究和實(shí)驗(yàn)而使用有關(guān)專利的行為。

五、合同抗辯

合同抗辯，是指專利侵權(quán)訴訟的被告，以其實(shí)施的技術(shù)是通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓或?qū)嵤┰S可合同從第三人處合法取得的為理由進(jìn)行侵權(quán)抗辯。但在大多數(shù)情況下，這種合同抗辯理由是不能對抗第三人的。也就是說，該抗辯理由不屬于對抗侵犯專利權(quán)的理由，只是承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的抗辯理由。通常情況下，如果轉(zhuǎn)讓方以及受讓方均作為共同被告時(shí)，法院會認(rèn)定轉(zhuǎn)讓方與受讓方構(gòu)成共同侵權(quán)，并判令他們承擔(dān)連帶責(zé)任。只有一種情況例外，《技術(shù)進(jìn)出口管理?xiàng)l例》第24條規(guī)定:技術(shù)進(jìn)口合同的讓與人應(yīng)當(dāng)保證自己是所提供技術(shù)的合法擁有者或者有權(quán)轉(zhuǎn)讓、許可者。技術(shù)進(jìn)口合同的受讓人按照合同約定使用讓與人提供的技術(shù)，被第三方指控侵權(quán)的，受讓人應(yīng)當(dāng)立即通知讓與人；讓與人接到通知后，應(yīng)當(dāng)協(xié)助受讓人排除妨礙。技術(shù)進(jìn)口合同的受讓人按照合同約定使用讓與人提供的技術(shù)，侵害他人合法權(quán)益的，由讓與人承擔(dān)責(zé)任。由此可知，如果被控侵權(quán)方所受讓的技術(shù)是依據(jù)《技術(shù)進(jìn)出口管理?xiàng)l例》而進(jìn)口的技術(shù)，那么作為技術(shù)受讓方的被控侵權(quán)人可以直接抗辯應(yīng)該由該技術(shù)的讓與人直接承擔(dān)相應(yīng)的專利侵權(quán)責(zé)任。

六、已有技術(shù)抗辯

已有技術(shù)抗辯目前已經(jīng)成為專利侵權(quán)訴訟中被告提出的一個(gè)主要的抗辯理由。幾乎所有的被告均在答辯期內(nèi)針對原告的專利向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求，同時(shí)將有關(guān)對比文件作為已有技術(shù)，在法院提出已有技術(shù)抗辯。最高人民法院出臺了很多措施，推動專利侵權(quán)案件的審理進(jìn)程，其中一項(xiàng)措施就是最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第9條第（2）項(xiàng)規(guī)定的:“如果被告提供的證據(jù)足以證明其使用的技術(shù)已經(jīng)公知的，人民法院可以不中止訴訟?！边@樣一來，法院對已有技術(shù)抗辯的認(rèn)定也越來越多，甚至成為了一項(xiàng)必經(jīng)程序。被控侵權(quán)人進(jìn)行已有技術(shù)抗辯所引用的某已有公知技術(shù)應(yīng)當(dāng)是一項(xiàng)完整的技術(shù)，當(dāng)被控侵權(quán)人可以證明其使用的技術(shù)與該已有技術(shù)相同、等同的情況下，已有技術(shù)抗辯才能被判定成立。被控侵權(quán)人不得以其使用的技術(shù)與某已有公知技術(shù)中某些技術(shù)特征相同，又與另一項(xiàng)或更多項(xiàng)已有技術(shù)的某些技術(shù)特征相同來主張已有技術(shù)抗辯。