ETS訴新東方侵權案

案情簡介

原告ETS是全球最大的非盈利性教育研究和考試機構，它主持開發(fā)了TOEFL考試、GRE考試，并使這些考試成為美國乃至很多英語國家錄取大學生和研究生的重要評判標準。與此同時，ETS還將其開發(fā)的TOEFL試題、GRE試題在美國版權局進行了著作權登記，并以“TOEFL”（文字）、“GRE”（文字）作為商標在中國核準注冊。

新東方學校總部設在北京，是我國規(guī)模較大的民辦英語培訓學校。新東方學校的拳頭產(chǎn)品就是開辦專門針對TOEFL、GRE等考試的培訓。要培訓就要有資料，對于考生來說，最重要的復習資料就是歷年的試題。然而，在2003年9月前，TOEFL和GRE等考試的歷年試題與復習資料從未在中國大陸授權出版。面對大批準備出國留學的學生的強烈需求，在未經(jīng)原告許可的情況下，新東方大量復制了上述考試試題，并將試題以出版物的形式公開銷售。此外，在被控侵權的新東方出版物的封面上均用醒目的字樣標明“TOEFL”、“GRE”字樣。原告認為被告的行為侵犯了其著作權及商標權，故起訴要求原告承擔停止侵權、賠償損失、賠禮道歉等民事責任。

被告新東方學校辯稱：（1）作為TOEFL、GRE等英語考試培訓機構，必然以教學雙方獲得并使用該考試以往的試題作為教學的條件之一。對ETS而言，不論其對這些試題采取何種保密措施，在眾多的應試者參加考試而獲知試題內(nèi)容后，在法律上應沒有權利要求禁止特定考試試題信息的流傳。（2）新東方學校是在無法獲得原告授權的情形之下，根據(jù)學生的數(shù)量和要求對以往考試的部分試題進行復制，以用于課堂教學。這種使用應屬于我國著作權法規(guī)定的合理使用，無需獲得原告的授權。（3）雖然原告在中國注冊了相關的商標，但是，新東方學校的這種使用，是在GRE，TOEFL已經(jīng)成為某一考試專有名稱的情況下，為說明和敘述有關資料而作的使用，與作為商標的使用在目的和實際效果上完全不同。根據(jù)中國商標法的有關規(guī)定，不應被視為侵犯商標專用權的行為。因此，原告起訴的部分訴訟請求不能成立。

爭議焦點

作為中國外語教學的一面旗幟，新東方的發(fā)展壯大簡直就是一個奇跡。在美國教育考試服務中心的幾次舉報下，北京市工商管理部門到新東方查抄了大量未經(jīng)授權復制的ETS考題資料。新東方學校是在無法獲得原告授權的情形之下，根據(jù)學生的數(shù)量和要求對以往考試的部分試題進行復制，以用于課堂教學。這是否是合理使用是案件的焦點。

法院判決

一審法院經(jīng)審理認為，新東方學校在未經(jīng)得ETS許可的情況下，擅自復制ETS享有著作權的TOEFL考試試題，并將試題以出版物的形式通過互聯(lián)網(wǎng)等渠道公開銷售，其行為侵害了ETS的著作權；新東方學校在與ETS核定使用商品類別相同的商品上使用了ETS的注冊商標，構成對ETS注冊商標專用權的侵犯。故判令新東方學校立即停止侵權行為，在《法制日報》上向原告公開賠禮道歉，并賠償原告經(jīng)濟損失人民幣500萬元及訴訟合理支出人民幣52.2萬元。

二審法院認為，一審判決在新東方學校侵犯ETS著作權問題上認定事實清楚、適用法律正確，但關于侵犯商標專用權及賠償數(shù)額的認定和處理有所不當，應予酌情糾正，故判決新東方學校賠償經(jīng)濟損失人民幣3740186.2元及合理訴訟支出人民幣2.2萬元。

分　析

一、試題的獨創(chuàng)性與著作權法保護

眾所周知，著作權法保護的客體是作品。著作權法所稱的作品，是指文學、藝術和科學領域內(nèi)具有獨創(chuàng)性并能以某種有形形式復制的智力成果。換言之，在不違反法律禁止性規(guī)定的前提下，一個作品是否受到著作權法的保護，主要看其是否具有獨創(chuàng)性。所謂作品的獨創(chuàng)性，是僅就作品的表現(xiàn)形式而言的，并不涉及作品中包含或反映的思想、信息和創(chuàng)作技法等等。試題作為以文字形式表現(xiàn)的作品，是否具有獨創(chuàng)性呢？對此，可以分兩種情況予以探討。

1.單獨一道道試題本身具有的創(chuàng)作作品的獨創(chuàng)性。盡管試題所要考察的知識點本身作為公有知識等不應有著作權，但是試題的編寫者將知識點內(nèi)容以特殊的語言、邏輯表現(xiàn)出來，這種訴諸文字的表現(xiàn)形式就包含了編寫者（作者）自身獨創(chuàng)性的勞動，因此，只要不是抄襲他人的表達方式，試題這種作品自創(chuàng)作完成之日起就受著作權法的保護。

2.一道道試題組成的一套試題所具有的編輯作品的獨創(chuàng)性。不僅一道道試題的內(nèi)容需要經(jīng)過編寫者嚴謹、科學地設計，對于整套試題而言，同樣需要編輯者根據(jù)考試的性質(zhì)、考察的重點、考生的水平等因素精心選擇適當類型和內(nèi)容的試題，并對試題的整體編排進行策劃。對試題的編輯者來說，盡管一道道試題可能不是他撰寫的，但他將已有的試題依據(jù)不同的目的編輯、整理成一套試題，盡管這套試題不是絕對的獨立構思的產(chǎn)物，但它仍然是經(jīng)過一定的創(chuàng)作活動產(chǎn)生的，因而一套試題作為編輯作品，只要具有獨創(chuàng)性，也屬于我國著作權法保護的范疇。

本案中，原告作為TOEFL等考試的主持、開發(fā)者，從考察考生聽、讀、寫各項技能的要求出發(fā)，獨立設計、創(chuàng)作完成了TOEFL考試中寫作、聽力和語法部分的試題，體現(xiàn)了創(chuàng)作作品的獨創(chuàng)性；此外，原告以專業(yè)報刊、雜志上已經(jīng)發(fā)表的文章為基礎設計、創(chuàng)作了閱讀部分的考題，同時，對每個部分的試題予以選擇、編排，體現(xiàn)了編輯作品的獨創(chuàng)性。因此，原告的試題屬于我國著作權法保護的作品范疇。

依據(jù)我國著作權法，外國人、無國籍人根據(jù)中國參加的國際條約對其作品享有的權利，依法予以保護。根據(jù)我國參加的伯爾尼公約的規(guī)定，原告的作品應當受到我國著作權法的保護。本案中被告未經(jīng)授權擅自復制、出版、銷售原告的試題，顯然侵犯了原告作品的復制權、發(fā)行權等。

被告在抗辯理由中提出，不論這些試題被采取何種保密措施，一旦某一特定試題在眾多的應試者參加考試獲知試題內(nèi)容后，原告在法律上應沒有權利要求禁止特定考試試題信息的流傳。其潛臺詞就是，試題被公開后，就沒有保護的必要了。分析此抗辯理由，被告顯然混淆了作品與商業(yè)秘密的特性。就商業(yè)秘密而言，其是否已經(jīng)公開、是否已經(jīng)為人所知（不具有秘密性）是判斷商業(yè)秘密能否獲得法律保護的要件，但在著作權領域，作品是否被公開與作品是否受著作權法保護之間毫無關系。著作權法強調(diào)的是作品的獨創(chuàng)性，而不是秘密性。試題并非商業(yè)秘密，試題被公開后，只要在保護期內(nèi)，就依然受著作權法保護。

二、使用目的、營利性與合理使用

合理使用是對知識產(chǎn)權利用的特殊情形。它是指在法律規(guī)定的條件下，不必征得權利人同意，也無須向權利人支付報酬，基于正當目的而使用他人知識產(chǎn)品的合法的事實行為。在著作權領域，合理使用他人作品的前提是：第一，基于正當目的，如個人使用、新聞報道使用、轉載或轉播使用等；第二，要指明作者姓名、作品名稱，并且不得侵權著作權人依照著作權法享有的其他權利；第三，合理使用的作品必須是已經(jīng)發(fā)表的，未發(fā)表的作品不得合理使用。合理使用的立法目的在于減少任何使用都要取得許可的麻煩，本質(zhì)上是對著作權設定必要的限制。

針對教學科研情形，我國著作權法第二十二條第六款規(guī)定，為學校課堂教學或者科學研究，翻譯或者少量復制已經(jīng)發(fā)表的作品，供教學或者科研人員使用，可以不經(jīng)著作權人許可，不向其支付報酬，但不得出版發(fā)行。依此規(guī)定，教學科研目的的合理使用至少要滿足兩個要求，一是使用作品的目的，即強調(diào)教學或科研使用；二是使用作品的數(shù)量，只能是少量復制，僅供教學或者科研人員使用。本案中，新東方辯稱，就總體而言，它是根據(jù)學生的數(shù)量和要求對以往考試的部分試題進行復制，以用于課堂教學。這種使用屬于合理使用，無須獲得原告的授權。新東方的抗辯從表面上看符合上述兩個要求，但結合案情實際，上述規(guī)定過于粗陋，實踐操作中難免產(chǎn)生爭議。

1.為教學目的合理使用是否僅限于非營利行為和非商業(yè)性質(zhì)的組織？

對合理使用是否僅限于非營利行為的問題，學界有兩種觀點。一種觀點認為，我國立法對合理使用的規(guī)定中并無禁止贏利之規(guī)定，因此，只要是符合使用作品的目的，且少量復制，即是合理使用，而不論使用者是否獲利。另一種觀點認為，只要是贏利的，就應排除在合理使用的范疇之外。筆者贊成后一種規(guī)定。盡管我國立法不夠完善，但從合理使用制度的本意出發(fā)，合理使用應不是為了商業(yè)利益，而是為了非贏利性的教育、學術研究等。合理使用既然是一種無償使用，就不允許他人以營利為目的使用有著作權的作品，也不允許雖無營利目的但客觀上通過合理使用而獲利的使用。不過，實踐中，教學機構可能向使用者收取必要的復制作品的工本費等，對這種收回必要的費用支出的行為不能理解為贏利。

此外，合理使用是否僅限于非商業(yè)性質(zhì)的組織？教學機構有公立、私立之分，私立學校是以營利為目的商業(yè)性質(zhì)的組織，是否就應被排除在合理使用之外？對此，美國法院的觀點非常值得借鑒：“具有商業(yè)性質(zhì)的組織可能出于符合合理使用規(guī)則的目的而使用作品，例如商業(yè)性的傳播者在新聞報道、時事評論中引用他人有著作權的作品，即是一種非營利的合理性目的；而非商業(yè)性質(zhì)的組織則可能從事營利性目的的使用，例如教師協(xié)會本身雖為非營利團體，但對其成員出售解析他人計算機軟件的復制品，即超出合理使用的范圍?！?/p>

2.如何理解著作權法第二十二條規(guī)定中的“少量”？

盡管我國相關立法對“少量”的界定語焉不詳，合理使用中的“少量”至少有兩層含義，一是指同整個作品相比，被使用的部分僅僅是該作品的小部分；二是指使用作品的數(shù)量較小，從教學角度看，可以理解為復制的數(shù)量與教學人員的數(shù)量相匹配，而且這種使用本質(zhì)上對作品的潛在銷售市場和價值影響不大。

由上述分析可見，新東方學校在教學過程中，為教學需要，根據(jù)學生的數(shù)量和要求對以往考試的部分試題進行少量復制，應屬于合理使用范疇。至于新東方學校乃私立民營學校、其提供的教學乃有償服務等，與合理使用的限制并無必然聯(lián)系。不過，現(xiàn)實的情形是，在部分合理使用之外，新東方大量復制甚至出版、發(fā)行原告的試題，新東方的這些行為顯然超越了合理使用的范疇。

三、商品特定名稱的使用與侵犯商標專用權

在本案中，原告認為，原告已將“TOEFL”（文字）、“GRE”（文字）作為商標核準注冊，而被告在考試試題出版物封面上以醒目的字體標明“GRE”或“TOEFL”字樣，侵犯了原告的商標權。被告則認為，這種使用，是在GRE或TOEFL已經(jīng)成為某一考試專有名稱的情況下，為說明和敘述有關資料而作的使用，與作為商標的使用在目的和實際效果上完全不同，不應被視為侵犯商標專用權的行為。對此，筆者以為，鑒于現(xiàn)實生活中常常存在某些特有商品名稱本身就是廠家的注冊商標的情形，判斷某種使用注冊商標（商品名稱）的行為是否構成侵犯商標專用權，是否產(chǎn)生侵害商標專用權的后果，還要具體問題具體分析。

就本案來說，盡管“TOEFL”（文字）已作為商標核準注冊（“GRE”情形相同），但是，從TOEFL這個商標的組成看，它是“英語作為外語的考試”或“對外國人的英語考試”（Test of English as a Foreign Language）英文名稱中每個單詞第一個字母的組合，故可以看作是這種考試的縮略語。在長期的使用過程中，TOEFL已經(jīng)成為這種考試的代名詞。人們一見到TOEFL，就知道它意味著某種考試。換言之，在“TOEFL”（文字）作為商標注冊后，經(jīng)過長期的使用，TOEFL實際上已經(jīng)成為ETS開發(fā)舉辦的作為對外國人的英語考試這種特定商品的稱呼。由于現(xiàn)實生活中沒有TOEFL這個名詞的替代性稱呼，人們要表達這種考試只能用TOEFL這個名稱。因此，盡管“TOEFL”（文字）乃注冊商標，但現(xiàn)實中無法避免人們使用這個稱呼。從這個意義上說，面對現(xiàn)實生活中種種使用他人注冊商標的情形，尤其是當某些特有商品名稱本身就是廠家的注冊商標的情形時，僅僅憑籠統(tǒng)的“使用某注冊商標”這個概念并不能界定該行為是否構成侵權，而應當根據(jù)使用的目的、使用的方式、使用的效果等等來作進一步的判斷。

具體結合本案的情形，如果被告主觀上只是為說明和敘述與TOEFL相關資料的性質(zhì)或內(nèi)容而在出版物封面上標明“TOEFL”字樣，而且客觀上并無突出該商標標識并造成混淆商品來源的后果，則這種使用應當具有正當性。本案中，原告訴稱被告在考試試題出版物封面上以醒目的字體標明“GRE”或“TOEFL”字樣，侵犯了原告的商標權。實際上，僅僅“醒目”并不能準確判斷被告的具體使用情形，尤其是不能說明被告是否將“TOEFL”字樣作標識性使用，因此，必須結合出版物的整個封面，特別是“TOEFL”字樣在出版物整個標題中的情形綜合加以判斷。我以為，就市面上出版發(fā)行的新東方學校的“TOEFL系列教材”、“TOEFL聽力磁帶”來看，關于“TOEFL”字樣的具體使用情形還有差異，有的只是在出版物封面左上角以較小的字體表明和強調(diào)出版物的內(nèi)容與TOEFL考試有關，有的夾雜在書名中與其他書名的組成字體同樣排列，并無突出或特別強調(diào)之意。類似上述種種使用方式應當有別于侵犯商標權的使用。不過，也有一些出版物的封面上，被告以擴大“TOEFL”字體或以“TOEFL”字體作背景使用等方式強調(diào)突出“TOEFL”字樣，實踐中可能造成讀者對商品來源的誤認和混淆，該使用可能構成侵權。

由上可見，當某些特有商品名稱本身就是廠家的注冊商標時，商標權人不能禁止他人對商品名稱的正當使用。這種使用，與商標法中規(guī)定的在類似商品上使用近似商標以及偽造、擅自制造他人注冊商標標識等侵權行為在使用目的和實際效果上完全不同。因此，本案中要判定被告的行為是否構成侵犯商標權，法院應結合實際區(qū)分兩種情況，一是因無其他替代物且只是為說明和敘述有關資料的性質(zhì)、內(nèi)容而作的使用，另一種是惡意混淆的使用。在前者情形下，只要行為人是善意的，就不應認定為侵權。