1. 時(shí)間

也就是選擇在何時(shí)申請(qǐng)專利。技術(shù)的成熟度、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研發(fā)程度決定著企業(yè)何時(shí)將研發(fā)的技術(shù)從技術(shù)秘密轉(zhuǎn)化為專利申請(qǐng)。

專利申請(qǐng)活動(dòng)必須與產(chǎn)品研發(fā)和上市計(jì)劃相配合。不成熟的申請(qǐng)對(duì)專利工程師和研發(fā)者造成壓力，在商業(yè)價(jià)值明確以前申請(qǐng)專利會(huì)產(chǎn)生額外的費(fèi)用。反過(guò)來(lái)，如果過(guò)度拖延，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能搶先布局專利。另外，還要考慮專利公開之后對(duì)目前和潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)的技術(shù)開發(fā)有多大的幫助。如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在這方面的技術(shù)開發(fā)尚處于蒙昧狀態(tài)，那就沒必要申請(qǐng)專利，有些專利技術(shù)是一點(diǎn)就透的，特別是對(duì)生產(chǎn)研究相關(guān)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)說(shuō); 但是，如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)已經(jīng)日漸成熟，那就要趕快提起專利申請(qǐng)。決定專利申請(qǐng)時(shí)機(jī)一直是一個(gè)挑戰(zhàn)，必須要一個(gè)專利監(jiān)控系統(tǒng)指導(dǎo)，保證及時(shí)了解行業(yè)專利版圖的變化，同時(shí)了解自身的產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程。這樣，專利申請(qǐng)問(wèn)題其實(shí)轉(zhuǎn)化成了一個(gè)企業(yè)信息情報(bào)體系的問(wèn)題。

一般而言，有三種專利申請(qǐng)時(shí)間策劃: 提前申請(qǐng)、適時(shí)申請(qǐng)和延遲申請(qǐng)。

(1) 提前申請(qǐng)

現(xiàn)在的科技發(fā)展越來(lái)越快，專利技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈，而專利的競(jìng)爭(zhēng)首先體現(xiàn)在專利申請(qǐng)的競(jìng)爭(zhēng)上，企業(yè)稍有不慎就會(huì)鑄成大錯(cuò)。

1984年10月15日，日本的一系列企業(yè)被美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)禁止向美國(guó)進(jìn)口非結(jié)晶金屬制品，并向?qū)＠麢?quán)人阿萊德公司交付總額為2300萬(wàn)美元的使用專利權(quán)的定金。另外，在銷售產(chǎn)品時(shí)，阿萊德公司還要提取產(chǎn)品價(jià)格3%的專利使用費(fèi)。這就意味著將日立金屬、日立制作所、松下電器、索尼、新日鐵等公司擠出了美國(guó)市場(chǎng)。更令日本企業(yè)遺憾的是，這些公司賴以開發(fā)的非結(jié)晶金屬技術(shù)是日本東北大學(xué)增本教授設(shè)計(jì)出來(lái)的，僅僅比阿萊德公司晚幾個(gè)月申請(qǐng)專利。

一般來(lái)說(shuō)，只要技術(shù)已具備基本輪廓，大致符合專利的新穎性、進(jìn)步性、實(shí)用性等三要件，企業(yè)就無(wú)須太顧慮技術(shù)成熟度，即可提出申請(qǐng)，以保證及早獲得專利權(quán)。

資料: 美國(guó)的臨時(shí)專利申請(qǐng)制度

美國(guó)在科技成果轉(zhuǎn)化領(lǐng)域，近年來(lái)又出現(xiàn)了一個(gè)重要的保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新手段，即“臨時(shí)專利”，主要針對(duì)已經(jīng)脫離基礎(chǔ)理論階段，具有潛在商業(yè)價(jià)值，但還不可能申請(qǐng)專利的成果; 既具有學(xué)術(shù)價(jià)值又具有潛在應(yīng)用前景的成果。這種成果如果申請(qǐng)專利，由于等待批準(zhǔn)的時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，到申請(qǐng)結(jié)束的時(shí)候再發(fā)表論文，可能已經(jīng)失去了學(xué)術(shù)的新穎性和領(lǐng)先地位; 而如果先行發(fā)表論文，根據(jù)專利法便喪失了申請(qǐng)專利的資格。“臨時(shí)專利”制度很好地解決了這個(gè)問(wèn)題。“臨時(shí)專利”保護(hù)范圍比真正的專利更加寬泛、模糊，審批也更加簡(jiǎn)單。此制度為申請(qǐng)人提供一種簡(jiǎn)易、快速而便宜的申請(qǐng)方式，因?yàn)榕R時(shí)申請(qǐng)不需撰寫完整的詳細(xì)說(shuō)明書 (甚可不包含專利請(qǐng)求權(quán)項(xiàng))，不必辦理完整的申請(qǐng)文件，即可完成申請(qǐng)。臨時(shí)保護(hù)期限一般為一年，在此期限和保護(hù)范圍內(nèi)，只有該“臨時(shí)專利”的持有人可以提出有關(guān)專利申請(qǐng)。但是，專利申請(qǐng)案以臨時(shí)申請(qǐng)的方式提出后，必須在一年之內(nèi)提出正規(guī)申請(qǐng)，否則此臨時(shí)申請(qǐng)?jiān)谝荒旰笞詣?dòng)失效。這樣，如果一項(xiàng)成果的應(yīng)用前景還不明朗，可以先申請(qǐng)臨時(shí)專利，待進(jìn)一步研究明確后再申請(qǐng)正式專利。另外，由于臨時(shí)專利申請(qǐng)周期短，完全來(lái)得及在臨時(shí)專利獲得批準(zhǔn)后再發(fā)表論文，這對(duì)保護(hù)科研機(jī)構(gòu)創(chuàng)新的積極性有積極的意義。

(2) 適時(shí)申請(qǐng)

發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)達(dá)到一定成熟度時(shí)就提出專利申請(qǐng)。不過(guò)對(duì)于不同的產(chǎn)業(yè)與科技領(lǐng)域，適當(dāng)?shù)纳暾?qǐng)時(shí)機(jī)所對(duì)應(yīng)的技術(shù)成熟度可能差別很大; 有的在研發(fā)得到初步成果就要提出申請(qǐng)，有的可能要很成熟完備才比較適合申請(qǐng)。一般而言，通過(guò)基本驗(yàn)證以后，進(jìn)入應(yīng)用研究、開發(fā)或工業(yè)性中間試驗(yàn)之前，這段時(shí)間提出專利申請(qǐng)，通常算是比較適當(dāng)?shù)纳暾?qǐng)時(shí)機(jī)。

(3) 延遲申請(qǐng)

專利權(quán)是有期限的市場(chǎng)壟斷權(quán)，一般發(fā)明專利是20年，實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)期限為10年。所以，為了延長(zhǎng)保護(hù)期，延遲申請(qǐng)策略是可以考慮的。但是，由于科技的發(fā)展和新經(jīng)濟(jì)時(shí)代創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)的高漲，現(xiàn)在的專利權(quán)一般都會(huì)提前“折舊”，大部分專利權(quán)都要在法定專利保護(hù)期間屆滿之前被企業(yè)拋棄。所以，企業(yè)延遲專利申請(qǐng)更多是出于別的考慮

首先是技術(shù)保密措施完善，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在近期研發(fā)出該技術(shù)的可能性不大，所以不急于申請(qǐng)專利，以免太早公開技術(shù)。

其次是因?yàn)樵摷夹g(shù)市場(chǎng)前景不明朗，或消費(fèi)者難以接受新的科技或產(chǎn)品，而且目前沒有他人申請(qǐng)的跡象。

第三是所申請(qǐng)保護(hù)的技術(shù)不成熟或配套技術(shù)不完備，仍有許多問(wèn)題未解決，申請(qǐng)專利只會(huì)幫倒忙。

第四是該技術(shù)領(lǐng)域本身發(fā)展有局限，預(yù)期能夠獲準(zhǔn)保護(hù)的范圍較窄。企業(yè)想等待有更進(jìn)一步研發(fā)突破后再申請(qǐng)更大的保護(hù)范圍，這樣也可以增加專利應(yīng)用獲利的機(jī)會(huì)。

第五是對(duì)該技術(shù)突出專利申請(qǐng)可能妨礙或違反既有的技術(shù)交流、授權(quán)或銷售代理協(xié)議，或許不利于進(jìn)一步合作開發(fā)，企業(yè)要先排除此類障礙再做申請(qǐng)。

2. 地域

也就是決定在哪些國(guó)家申請(qǐng)專利。形成全球化的專利布局網(wǎng)絡(luò)，這在地球村形成，地球變成平面的今天尤其重要。

專利保護(hù)的范圍僅限于該項(xiàng)專利的授權(quán)國(guó)，跨出該國(guó)該專利就不受別的國(guó)家法律的保護(hù)，這就是專利保護(hù)的“地域性”。所以，要想獲得一個(gè)國(guó)家或者地區(qū)以外的專利保護(hù)，企業(yè)只能在多個(gè)國(guó)家申請(qǐng)專利。企業(yè)申請(qǐng)專利最常用的做法是“三地申請(qǐng)”: 企業(yè)住所地申請(qǐng)，產(chǎn)品生產(chǎn)地申請(qǐng)，產(chǎn)品銷售地申請(qǐng)。

企業(yè)住所地申請(qǐng)是必須的，一般來(lái)講，各國(guó)法律都要求本國(guó)企業(yè)在提出國(guó)際專利申請(qǐng)前先提出國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)。另外，一般企業(yè)所在地也是專利產(chǎn)品的生產(chǎn)地或產(chǎn)品銷售地。當(dāng)然也要包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手住所地。

2004年11月，日本松下公司認(rèn)為韓國(guó)LG公司侵犯了它的等離子顯示面板專利，將LG告上了日本法庭。這一訴訟的結(jié)果是LG出口日本的渠道被堵塞。LG便以低價(jià)從中國(guó)進(jìn)口等離子顯示面板，使中國(guó)數(shù)字電視企業(yè)獲得意外之利。即使訴訟勝利，松下也只能限制LG在日本出售涉專利產(chǎn)品，不能根本上遏制該公司的生產(chǎn)。如果松下在韓國(guó)有相關(guān)專利，并在韓國(guó)提起訴訟，那結(jié)果就大不一樣了。

在生產(chǎn)地保有專利權(quán)可以對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)施生產(chǎn)地遏制。專利權(quán)有禁止非專利人在沒有取得專利權(quán)人許可的情況下使用該專利的效能，而且生產(chǎn)地遏制是對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手最致命的打擊，可以達(dá)到“釜底抽薪”或者“斬草除根”的效果。

在銷售地申請(qǐng)專利也是必要的，因?yàn)閷＠麢?quán)還有禁止侵權(quán)者銷售專利產(chǎn)品的功效。以上面的例子講，如果松下在中國(guó)也申請(qǐng)有相關(guān)專利權(quán)，那LG就不能在中國(guó)銷售這種產(chǎn)品，這叫做專利的銷售地遏制。

在全球化時(shí)代，競(jìng)爭(zhēng)者的所在地和活動(dòng)范圍已不再局限于單一國(guó)家，因此企業(yè)有必要從事全球地理上的專利布局，以為自己發(fā)展鋪路，為對(duì)手設(shè)下障礙。

總的說(shuō)來(lái)，國(guó)外申請(qǐng)應(yīng)該考慮生產(chǎn)地、銷售地、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手活動(dòng)地、未來(lái)市場(chǎng)開拓地等因素，適當(dāng)進(jìn)行選擇。具體而言，各個(gè)國(guó)家的專利都有特點(diǎn)。美國(guó)是全球最大的市場(chǎng)，是各國(guó)優(yōu)秀企業(yè)的競(jìng)技場(chǎng)，如果進(jìn)不了主要市場(chǎng)，勢(shì)將會(huì)造成生存空間縮小。更何況美國(guó)專利容易取得，審查效率高，專利保護(hù)最嚴(yán)密，應(yīng)首先考慮申請(qǐng)。無(wú)論商品現(xiàn)在是否銷往美國(guó)，一定要先申請(qǐng)美國(guó)專利。

英國(guó)是歐盟進(jìn)出口的門戶，且英國(guó)專利在很多國(guó)家和地區(qū)生效:在香港以及新加坡等東南亞國(guó)家，以及烏干達(dá)、安哥拉、坦桑尼亞等國(guó)，一旦英國(guó)專利核準(zhǔn)，只要前往這些英聯(lián)邦成員境內(nèi)登記即享有專利權(quán)。英國(guó)是國(guó)外專利申請(qǐng)中最經(jīng)濟(jì)、最實(shí)惠、最有效的申請(qǐng)國(guó)。

德國(guó)發(fā)明專利具世界性權(quán)威，獲準(zhǔn)后在科技、學(xué)術(shù)與宣傳上有最高價(jià)值。德國(guó)實(shí)用新型采注冊(cè)制，無(wú)實(shí)質(zhì)性審查，4～6個(gè)月內(nèi)可獲準(zhǔn)，具時(shí)效性且可輔助發(fā)明專利獲得先期之保護(hù)，因此可與發(fā)明專利一齊申請(qǐng)，也可配合市場(chǎng)與宣傳的需要單獨(dú)申請(qǐng)。

2009年日本已成為我國(guó)第一大出口國(guó)，貿(mào)易總額最大，所以也應(yīng)優(yōu)先考慮。韓國(guó)在很多電子通信技術(shù)方面世界領(lǐng)先，有的產(chǎn)品與我國(guó)的廠商有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，是國(guó)際市場(chǎng)上的勁敵，所以它們?cè)谥袊?guó)專利布網(wǎng)比較積極，我國(guó)的企業(yè)也要“敵進(jìn)我進(jìn)”，在韓國(guó)申請(qǐng)專利。

表2－6 主要國(guó)家專利保護(hù)類別

資料: 專利族

狹義的專利族是指專利申請(qǐng)人針對(duì)某一發(fā)明創(chuàng)造在世界各國(guó)提出的相關(guān)專利申請(qǐng)案的集合。廣義專利族包括一項(xiàng)專利后續(xù)所衍生的其他發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)的專利，例如同一技術(shù)發(fā)明公開后，后續(xù)衍生的不同專利申請(qǐng)案，包括專利分割案、連續(xù)案與部分連續(xù)案等。專利族成員都擁有的優(yōu)先申請(qǐng)?zhí)枴?/p>

企業(yè)可以通過(guò)專利族了解特定公司潛在布局市場(chǎng)，也可用于了解一項(xiàng)專利的價(jià)值。專利族專利的數(shù)量與分布，反映了發(fā)明潛在的技術(shù)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)勢(shì)力范圍。

3. 技術(shù)空間

也就是在哪些技術(shù)領(lǐng)域申請(qǐng)專利。任何技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域都是復(fù)雜的三維空間，在哪個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)申請(qǐng)專利才可能達(dá)到戰(zhàn)略目的是企業(yè)要考慮的重點(diǎn)之一。

每項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新都有特定的廣度和深度，企業(yè)在申請(qǐng)時(shí)要做適當(dāng)?shù)脑u(píng)估切割，決定哪些是可以獲得專利權(quán)的，哪些不能，哪些拿出去申請(qǐng)專利，哪些留下來(lái)做技術(shù)秘密保護(hù)。

有時(shí)候，企業(yè)會(huì)把核心技術(shù)全部申請(qǐng)專利，形成一個(gè)由主權(quán)利請(qǐng)求和附帶專利請(qǐng)求的龐大的專利權(quán)群。一些大公司是這么做的，例如IBM有一項(xiàng)專利申請(qǐng)書里包含了200多項(xiàng)附帶的專利請(qǐng)求。大家把這種專利叫做“胖專利”，在法律意義上，每一項(xiàng)具體的專利請(qǐng)求都是一個(gè)單獨(dú)的專利權(quán)。也就是說(shuō)，雖然表面上IBM只申請(qǐng)了一項(xiàng)專利，實(shí)際上它獲得的是200多項(xiàng)具體的專利。很多時(shí)候，企業(yè)的專利權(quán)申請(qǐng)是有保留的，只將部分技術(shù)提出申請(qǐng)，而關(guān)鍵技術(shù)不提出申請(qǐng)。

4. 數(shù)量

也就是專利密度的把握。專利叢林的普遍存在迫使企業(yè)專利布局越來(lái)越密，但是專利申請(qǐng)超過(guò)一定密度就是資源的浪費(fèi)。據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的研究，國(guó)外企業(yè)近兩年在中國(guó)的專利申請(qǐng)數(shù)量下降，但專利布局卻越來(lái)越細(xì)致。

有人形容專利應(yīng)如一塊松餅上的葡萄干，葡萄干 (專利) 并不需要鋪滿整個(gè)松餅 (市場(chǎng)，產(chǎn)品)，但重要的是如何讓人家沒有辦法吃到松餅而不碰到葡萄干。