第二節(jié)　“假冒”與“仿冒”及有關(guān)法律問題

近年來通過商業(yè)的偽造，非法銷售標有商標的產(chǎn)品已經(jīng)達到相當流行的程度，冒牌貨欺騙消費者使他們相信自己是在購買合法注冊商標的產(chǎn)品。因此商業(yè)上的偽造不僅涉及對注冊商標的侵權(quán)，而且還可能涉及專利和版權(quán)侵權(quán)以及其他知識產(chǎn)權(quán)的假冒。

我國于1993年9月2日通過的《反不正當競爭法》規(guī)定，經(jīng)營者不得采用下列不正當手段從事市場交易，損害競爭對手：

（1）假冒他的注冊商標；

（2）擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，或者使用與知名商品近似的名稱、包裝、裝潢，造成和他人的知名商品相混淆，使購買誤認為是知名商品；

（3）擅自使用他人的企業(yè)名稱或者姓名，引人誤認為是他人的商品；

（4）在商品上偽造或者冒用認證標志，名優(yōu)標志等質(zhì)量標志，偽造產(chǎn)地，對商品質(zhì)量作引人誤解的虛偽表示。

商業(yè)上的假冒表面上看是有吸引力的，因為它提供了一個高額收入來源，在國際貿(mào)易中是越過西方貿(mào)易壁壘的一種方法。假冒和偽造成他們仿造他人的商標等知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品，不僅不用承擔合法產(chǎn)品生產(chǎn)者的研究或開發(fā)費用，而且，可以自由地利用這些生產(chǎn)者所做的推銷努力和信譽。

盡管冒牌貨貿(mào)易有短期的商業(yè)性吸引力，但對偽造產(chǎn)品的生產(chǎn)國卻有下列長期有害的影響：

（1）沒有和不嚴格執(zhí)行的知識產(chǎn)權(quán)保護嚴重阻礙了外國公司把有價值的外國投資投入到這些國家。

（2）一旦一個國家以偽造產(chǎn)品的重要來源而知名，從該國生產(chǎn)的所有產(chǎn)品的信譽都受到玷污。消費者可能因為害怕他所購買的產(chǎn)品也將證明是偽造產(chǎn)品，可能對那些標明來自制造了大量偽造產(chǎn)品國家的產(chǎn)品不會理睬。

（3）對注冊商標的產(chǎn)品的偽造抑制了原商標和原產(chǎn)品的創(chuàng)造和發(fā)展。如果一個國家的制造商只是模仿他人的商標和產(chǎn)品，并從此而大賺其錢，這些制造商就不會有興趣對新產(chǎn)品和商標的研究、開發(fā)和銷售進行投資，其結(jié)果是必然使國家的經(jīng)濟發(fā)展受到阻礙。

（4）正如所有非法活動那樣，偽造“工業(yè)”在逃稅漏稅方面是非常成功的。由于經(jīng)營是以現(xiàn)金為基礎(chǔ)，偽造商業(yè)不可能繳納所得稅，同樣，銷售稅也常常逃避了。

大多數(shù)商標法規(guī)定了一系列處理商業(yè)偽造的司法補救措施。國家的所有這些條款都與商標侵權(quán)相聯(lián)系。此外，一些國家的法律對進口或買賣偽造商品的人規(guī)定了刑事制裁。

《巴黎公約》有三條規(guī)定了對商業(yè)上偽造的處理：第六條規(guī)定禁止對產(chǎn)生混淆的商標進行使用和注冊，第九條規(guī)定禁止進口標有非法商標的商品并授權(quán)予以沒收，第十條規(guī)定了制止不正當競爭。

《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》第五十一條注釋中指出：在本協(xié)議中冒牌貨可以指任何貨物，包括未經(jīng)許可而使用商標包裝或貼該商標，該商標與已注冊生效的商標相同，或無法從根本上與已注冊生效的商標區(qū)別開來，并且根據(jù)該進口國的有關(guān)法律，侵害了所有人的權(quán)利。目前世界上有許多反仿冒的專門組織，在美國，“假冒”和“仿冒”情況是十分嚴重的，每年有價值數(shù)億美元的仿冒產(chǎn)品出現(xiàn)在各種市場上，給一些工業(yè)部門造成很大的損失。按照美國法律和法律界的觀點，“假冒”與“仿冒”是有一定區(qū)別。

一、“假冒”和“仿冒”

1．“假冒”的性質(zhì)

“假冒”一詞實際上起源于英國。

根據(jù)《美國布萊克法律詞典》的定義，“假冒”是一種行為，其性質(zhì)和潛在的影響是要欺騙公眾，使其將某人的物品當做是另一個人的物品。

“假冒”所包括的范圍要比一般商標侵權(quán)的范圍廣得多，它橫跨商標和不公平競爭兩個領(lǐng)域。也就是說，商標侵權(quán)在某種情況下構(gòu)成“假冒”，但“假冒”并不一定屬于商標侵權(quán)。

2．假冒分類

很多美國法學家將“假冒”分為四大類。

（1）明顯假冒：指甲利用乙的商標出售自己的產(chǎn)品。

（2）非明顯假冒：指甲向買主出示乙的貨樣，但實際出售的是自己的產(chǎn)品。

（3）明顯逆假冒：指甲購買乙的產(chǎn)品，然后貼上甲的商標出售。

（4）非明顯逆假冒：指甲購買乙的產(chǎn)品，然后在沒有任何標志的情況下出售。

上述四種情況具有代表性，但往往并非“假冒”的全部內(nèi)容，實際上美國法院在適用“假冒”理論時要廣得多。

在處理“假冒”案件時，法官往往從不同的角度來權(quán)衡各種因素，有的法院往往側(cè)重于被告的行為對公共利益的損害或影響，有的法官則側(cè)重于被告行為的企圖。

下面通過布拉制藥公司上訴案例來看看美國法院對該問題的處理。

本案中的一審被告布拉制藥公司為了提高自己藥物制品的銷售量，仿制了原告C公司的藥物膠囊的尺寸和色彩設(shè)計。一審法院（新澤西聯(lián)邦地區(qū)法院）認為被告的這種行為是便于一些藥商對訂貨（即對原告產(chǎn)品的訂貨）進行非法替換，從而構(gòu)成“假冒”。根據(jù)新澤西有關(guān)“假冒”的法律，如果藥品的制造商向藥品推銷商提供某種藥品，而且該制造商本應合理地估計到自己提供的藥品會欺騙公眾，該制造商的行為將構(gòu)成“假冒”。在上訴審中，美國第三巡回區(qū)聯(lián)邦上訴法院認為，原告的膠囊的尺寸和色彩設(shè)計屬于非功能性設(shè)計，應受到商標法保護。而被告向藥商提供的這種設(shè)計相仿的藥物勢必會欺騙顧客，因此上訴法院維持了原判決，即永久性禁止被告使用原告產(chǎn)品膠囊的獨特設(shè)計。

根據(jù)分類，本案被告的行為構(gòu)成“明顯假冒”，而藥品推銷藥商的行為可構(gòu)成“非明顯假冒”（本案中藥商未被起訴）。

3．“仿冒”的性質(zhì)

“仿冒”屬于一種嚴重的商標侵權(quán)行為。

依據(jù)美國《商標法》第45條中對“仿冒”的定義，“仿冒”是指一種偽造標記，它與一個注冊標記完全相同或者無實質(zhì)區(qū)別。

在一般商標侵權(quán)中“假冒”和“仿冒”之間，有時是難以劃清界限的。侵權(quán)人的行為可能同時具有上述兩種性質(zhì)，到底屬于哪一種主要依據(jù)事實情況而定。很多法學家認為所謂“仿冒”是一種性質(zhì)惡劣的商標侵權(quán)行為，是一種更為明顯和惡劣的“假冒”行為。

因此，可以說“仿冒”與一般的商標侵權(quán)存在著使用商標的相似程度上的區(qū)別以及所用產(chǎn)品的類型的相近似上的區(qū)別。從性質(zhì)上看，“仿冒”案件中法院更強調(diào)被告的“仿冒”意圖，這一點往往與一般商標案件不同。在一般商標侵權(quán)案件中，被告使用商標的意圖不成為法院判定侵權(quán)的必要因素，只要被告對商標的使用給公眾造成了產(chǎn)品或服務來源的混淆，便足以構(gòu)成判定被告侵權(quán)的基礎(chǔ)。

從影響上看，“仿冒”在國際貿(mào)易中所造成的經(jīng)濟后果遠遠大于一般商標侵權(quán)和“假冒”。目前世界上每年有價值數(shù)百億美元的仿冒產(chǎn)品充斥著國際市場，有些仿冒產(chǎn)品已打入高技術(shù)領(lǐng)域并造成了嚴重的后果。據(jù)美國有關(guān)部門和組織的報導，在美國的一些飛機上發(fā)現(xiàn)了仿冒的零部件，在美國“波音”737客機上甚至發(fā)現(xiàn)了仿冒的飛機發(fā)動機。另外，美國宇航部門發(fā)現(xiàn)在航天飛機上竟有一些仿冒的電子部件。

但絕大多數(shù)的仿冒產(chǎn)品屬于普通民用產(chǎn)品，最常見的有手表、收錄機、照相機、化工產(chǎn)品以及藥品等。

由于絕大部分仿冒產(chǎn)品的質(zhì)量低劣，因此無疑會給用戶帶來經(jīng)濟上的損失。另一方面，仿冒產(chǎn)品可能最終給真正的商標所有人造成無可挽回的損失，因為仿冒產(chǎn)品可能徹底摧毀原商標的聲譽。

由于以上種種原因，一些國際反仿冒組織應運而生。1978年，一些國際商品制造組織成立了“國際反仿冒聯(lián)盟”。美國的有關(guān)組織于20世紀70年代末到80年代初在國會進行了大量的游說工作。他們認為，依據(jù)商標法，只能給予侵權(quán)人一般的民事制裁，這種手段根本不足以制止日益泛濫的國際仿冒產(chǎn)品和仿冒商標的行為，終于，美國國會于1984年通過了《商標仿冒法》。

4．1984年美國《商標仿冒法》對從事仿冒產(chǎn)品或仿冒服務的有關(guān)規(guī)定

根據(jù)該法2320條（a）款的規(guī)定，任何人如果有意或企圖從事貨物買賣或服務，并且明知在該貨物上使用了仿冒標記，如果是個人，則處以不超過25萬美元的罰款或5年以下的監(jiān)禁，或兩者并用。如果不屬個人，則處以不超過100萬美元的罰款。另外，如果當事人依本法已有前科，根據(jù)其重犯行為應處以不超過100萬美元的罰款或15年以下的監(jiān)禁（對個人），或者兩者并用，或處以不超過500萬美元的罰款（對非個人）。另外，被告當事人可以提出辯護以及要求依聯(lián)邦《商標法》給予原告補救。如果被告提出積極辯護，則舉證責任由被告承擔。

《仿冒法》第2320條（d）款對什么是“仿冒標記”作了具體定義：

仿冒標記是指：

（1）一種偽造的標記

它具有三種特性：

①它用于與貨物或服務有關(guān)的交易；

②它與在美國專利與商標局注冊所使用的有關(guān)貨物或服務的標記相同或無實質(zhì)性區(qū)別，不管被告是否知道該商標的注冊情況；

③對標記的使用可能會造成混淆、誤認或欺騙。

（2）一種偽造的標志

它與根據(jù)《奧林匹克憲章》第110條規(guī)定并依聯(lián)邦《商標法》所規(guī)定的補救措施所產(chǎn)生的有關(guān)標志相同或無實質(zhì)性區(qū)別。

從上述規(guī)定可以看出，對仿冒的制裁屬于一種刑事制裁，但法條中所規(guī)定的罰款是否能滿足原告所遭受的實際損失則是一個有爭議的問題。

5．案例分析

（1）仿冒行為的性質(zhì)（貝克爾上訴案）

原告（被上訴人）為美國政府。在一審中，美國政府以被告貝克爾違反“商標仿冒法”為理由對貝克爾提出刑事訴訟。在一審法院做出有利于美國政府的判決后被告不服，向該區(qū)的第五巡回區(qū)上訴法院提出上訴。

被告貝克爾從事經(jīng)營冒牌手表“Rolex”（勞力士），這種手表是瑞士著名產(chǎn)品，享有極好的國際聲譽。被告在一審中承認自己有意經(jīng)營該生意并且也明知這種手表是仿冒產(chǎn)品。但被告的上訴理由是，法院給予被告刑事處罰應根據(jù)當事人對自己行為屬于刑事犯罪的“知道”，如果當事人在從事該項生意中并不曉得這是一種刑事犯罪，則不應受到刑事處罰。

上訴法院駁回了上訴人的這條理由，認為國會制定《商標仿冒法》的意圖和法律本身所使用的語言都是清楚的，只要被告有意經(jīng)營仿冒產(chǎn)品并且在明知的情況下將仿冒商標使用在貨物上，便可構(gòu)成刑事犯罪。這種犯罪的構(gòu)成不需要當事人先了解自己的行為是否會構(gòu)成刑事犯罪。因此，上訴法院維持了原判。

從該案可以看出，“有意經(jīng)營”和“明知仿冒”是構(gòu)成被告刑事犯罪的必要條件。

（2）被告的刑事責任（岡脫斯上訴案）

被告是從事仿造手表活動的商人，在被捕之前，他曾在1985 年9月份三次將印有“勞力士”商標的仿造手表賣給黑市經(jīng)營代理人。這種手表的售價為60～80美元，大大低于真正“勞力士”手表的價格。在賣給代理人的時候，岡脫斯告訴對方該表系仿造品，也就是說岡脫斯明知自己經(jīng)營仿冒產(chǎn)品。

岡脫斯是在經(jīng)營了第三批手表后于1985年9月19日被捕。之后，美國政府對其提出刑事訴訟。

在訴訟過程中，法院查封了當時尚未出售的48只仿冒手表。

一審中陪審團裁決被告有罪，最后地區(qū)法院判被告3年有期徒刑。上訴法院維持了原審法院的判決。

這類案件的特點是被告的犯罪事實清楚，證據(jù)確鑿，此時法院可能使用對被告處以有期徒刑的處罰。從案例看，這類案件多見于一些不法商人，而且活動是不公開的。有時被告發(fā)現(xiàn)自己的犯罪事實泄露后會立即潛逃，此時罪犯有可能已將罪證銷毀。因此，在仿冒案件中，法院在調(diào)查和其他程序的處理上與一般商標案件不同。

（3）仿冒案件的調(diào)查及其他程序（福特汽車公司訴訟案）

被告KTI公司等對福特汽車部件仿制并出售的問題。

福特汽車公司是于1986年10月30日向聯(lián)邦地區(qū)法院提出訴訟的，其訴因中包括了商標侵權(quán)、仿冒、不公平競爭和詐騙四點。

根據(jù)原告的要求，法院立即頒發(fā)了單方面臨時禁令，并頒發(fā)了扣押令，聯(lián)邦法院執(zhí)行官根據(jù)該命令查封了大量的仿冒產(chǎn)品。作為一種緊急補救措施，根據(jù)命令，法院可以在未事先通知被告的情況下，命令其停止一切有關(guān)使用、仿造和出售有關(guān)產(chǎn)品和商標等行為，這對任何被告是一個致命的打擊。

1986年11月24日，美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）的有關(guān)人員在美國司法部的主持下，依照1984年《商標仿冒法》的有關(guān)規(guī)定以及法院批準的程序?qū)Π讣氖聦嵾M行了調(diào)查。有關(guān)人員進入到被告設(shè)在加利福尼亞的工廠，調(diào)查人維爾森發(fā)現(xiàn)了大批的仿冒產(chǎn)品以及被告出售仿冒產(chǎn)品賬目。仿冒產(chǎn)品主要涉及汽車車輪，在產(chǎn)品上印有“Ford”的標志。

在該調(diào)查之后的不到5個月，法院做出了判決，由于被告在明知的情況下出售帶有原告商標的仿冒產(chǎn)品，因此推斷侵權(quán)人在商業(yè)上取得的成功是直接來自對仿冒商標的使用，因此就推斷侵權(quán)人取得的銷售額應為原告失去的應銷售部分。根據(jù)對原告的實際損失計算，法院給予原告為原損失額3倍的損害賠償金（即13　764美元）。

另外，法院還判予原告4　000美元的“合理律師費用”。

最后，法院還規(guī)定被告必須立即向原告支付除上述兩項外的原告實際成本支出費用（數(shù)額待定）。

美國是一個實行判例法的國家，但近些年來成文法規(guī)已顯得日益重要。這主要由于在沒有成文法的情況下，美國各法院對待某一問題的看法可能是不同的有時甚至是相抵觸的，《商標仿冒法》即是一個很好的例子。從而，法院在處理這類問題時可以依據(jù)該法中的基本準則。

當然，“仿冒”問題并非只發(fā)生在美國，正是由于這一因素，美國的有關(guān)反仿冒的成文法和判例法受到了國際上的普遍重視。

從美國的做法上可以看出，將一般商標侵權(quán)、假冒和仿冒區(qū)別開來并且制定相應的特別法律是有好處的，這樣便于法院在處理這類案件時根據(jù)案件的不同性質(zhì)給予受害方充分的司法救濟并且給予不法商人或侵權(quán)人必要的處罰。

二、商標的放棄及第三人再使用

一件商標的所有人可能出于某種原因放棄其原商標的使用。在這種情況下，其他人可以對該商標進行再使用，原則上首先再使用該商標者成為該商標的所有人。

但是另一方面，這種再使用也會給法院帶來一些具體問題：如果再使用人不止一個，如何確定誰是首先再使用者？這種首先再使用有哪些形式？這種再使用會不會給廣大用戶造成產(chǎn)品來源上的混淆等等問題。

［案例分析］

1979年5月7日，美國G．M公司放棄了用于高級女裝的商標“Kimberly”。在此之前D．S公司已預先得知了G．M公司準備放棄“Kimberly”商標的消息。因此，D．S公司在5月9日便將帶有“Kimberly”標志的產(chǎn)品投放市場。

本案的被告S．B公司是于同年5月10日將帶有“Kimberly”標志的產(chǎn)品投放市場的，這剛好是新聞界報道G．M公司放棄“Kimberly”商標的同一天。自此之后，S．B公司投放市場的產(chǎn)品總價值達13萬美元。

原告在聯(lián)邦地區(qū)法院的一審過程中以聯(lián)邦《商標法》的第43條（a）款為訴因，要求法院確認自己的優(yōu)先使用權(quán)并禁止被告繼續(xù)使用“Kimberly”作為自己產(chǎn)品的商標。地區(qū)法院最后判決原告享有對“Kimberly”商標的優(yōu)先使用權(quán)，并以此為理由禁止被告S．B公司繼續(xù)使用“Kimberly”作為自己產(chǎn)品的商標。

上訴法院在審理該案時作了如下幾點說明和解釋。

首先，上訴法院認為在一種商標或標記被放棄后，任何人都享有平等的權(quán)利去再使用該標志。由于本案原告先于被告一天將帶有“Kimberly”標記的產(chǎn)品投放市場，因此原告獲得了該商標的先使用權(quán)。

但另一方面，本案存在與一般類似案件不相同的特殊情況，即被告在市場上已投放了大量的人力和財力，而原告相對于被告享有的優(yōu)先使用權(quán)極為微弱（因為只有一天），這樣，法院如果給予原告D．S公司全國范圍內(nèi)的獨占權(quán)（或?qū)Ｓ脵?quán)）似有不公。但是，如果法院允許被告S．B公司使用“Kimberly”為自己產(chǎn)品的商標可能會使該類產(chǎn)品的用戶對產(chǎn)品的來源產(chǎn)生混淆，這當然違背了國會立法精神。

在這種情況下，上訴法院規(guī)定原告和被告都可以使用“Kimberly”這一商標，但為了不使用戶對產(chǎn)品的來源產(chǎn)生混淆原、被告必須采取下述區(qū)別措施：

（1）原告與被告對各自所用的標志必須加以區(qū)別，即雙方必須利用技術(shù)處理使用戶分清產(chǎn)品的來源；

（2）原告與被告的商標必須與原來G．M公司所放棄的標志相區(qū)別，其目的也是為了保護公眾利益。

這樣，該案發(fā)回到原地區(qū)法院處理，該案的當事雙方將向法院提供帶有“Kimberly”但相互易于區(qū)別的標記，從而由法院決定新的商標是否達到了不使公眾對產(chǎn)品來源產(chǎn)生混淆的程度。

從該案可以看出，他人對放棄的商標再使用是允許的，但這種再使用商標不能同原商標一模一樣，而必須做某些技術(shù)上的處理以便區(qū)分。技術(shù)上的處理一般包括對原商標的外觀、顏色等做某些改動，使顧客可以一目了然地看出這種區(qū)別。另一方法是在自己的再使用商標上作某些注明。

三、商標的并行使用

1．非競爭性商品的商標使用

商標專用權(quán)只是用來排除他人在同類物品上使用相同或相類似商標，因為這種使用不但侵犯了原商標所有人的經(jīng)濟利益，更重要的是侵權(quán)人的行為會在某種程度上損害廣大消費者的利益。它體現(xiàn)了法律對商標所有人及公眾利益的維護。

在實際生活中常常會發(fā)生這樣的情況，一件商標在多種領(lǐng)域里被不同的商標權(quán)人并行使用。例如在我國，“海鷗”這一商標便在手表、照相機等不同種類產(chǎn)品中被不同的商標權(quán)所有人使用。在美國也是如此，在美國專利與商標局（PTO）注冊的商標有很多是相同的或相類似的，只不過用于不同的商品。美國聯(lián)邦《商標法》的第2條也反映了上述商標并存的可能性。這樣就產(chǎn)生一些問題：假如某一著名商標被商標所有人用于產(chǎn)品A，而另外有人想將該商標用于產(chǎn)品B，這種做法是否允許？更具體地說，如果某人想把“柯達”商標用在柯達公司從未生產(chǎn)的汽車上，這種做法在美國是否允許？

這樣就涉及商標保護的擴大問題，因為按照商標法（包括聯(lián)邦《商標法》和判例法）的嚴格定義，“柯達”產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家是不能阻止他人在其他產(chǎn)品領(lǐng)域中使用“柯達”商標的。在這種情況下，柯達公司最有力的武器不是聯(lián)邦《商標法》，而是州普通法。

到1987年為止，美國共有20幾個州（大約占美國50個州的一半）制定了《反沖淡法》。更確切地講，“沖淡”應理解為“削弱”，該法可以說是專為保護著名商標而制訂的。根據(jù)1965年制訂的《美國州商標示范法》第12條的有關(guān)規(guī)定，可以將“反沖淡”問題歸納為下列幾點：

（1）對于一個根據(jù)聯(lián)邦或州普通法而法定注冊或產(chǎn)生的標志，假如另一方對該標志的使用有可能出現(xiàn)對該標志所具有的區(qū)別性產(chǎn)生沖淡或削弱；

（2）不管使用該方的是否會產(chǎn)生與標志所有人之間的競爭；

（3）該方的使用會引起公眾對產(chǎn)品或服務來源的混淆；

（4）都應成為給予原商標所有人禁令性救濟的理由。

從上面的四點可以明顯看出，《反沖淡法》的適用超出了一般商標法和不公平競爭法的范疇，因為在不存在競爭和產(chǎn)品來源混淆的情況下，商標所有人仍有權(quán)在法院取得民事救濟，而按照傳統(tǒng)的商標法，這種情況下商標權(quán)人是不能取得任何救濟的。

在很多州的《反沖淡法》中并沒有規(guī)定該法只適用于著名商標，但從絕大多數(shù)有關(guān)判例看，法院通常只在原告使用的商標屬于著名商標的情況下才適用該規(guī)定。

對于著名商標的這種例外保護可以追溯到19世紀末發(fā)生的伊思曼·柯達照相器材公司訴柯達自行車公司案。從那以后，美國一些法院相繼采用了一些保護著名商標的做法。但真正從理論上系統(tǒng)地對反沖淡問題予以闡述的是斯柯特1927年出版的《商標保護的理論基礎(chǔ)》一書，該書在當時是有一定影響的。根據(jù)斯柯特的觀點，對一件商標所具有的獨特性的保護應構(gòu)成對商標保護的唯一理論基礎(chǔ)。目前一些州所制定的《反沖淡法》正是基于斯柯特的這一理論基礎(chǔ)。

但是在該理論的實際適用上問題似乎要復雜得多，不同的法院對某一具體法律問題可能會有不同的解釋。在出現(xiàn)不同類的產(chǎn)品使用相同或相類似商標時，有的法院會根據(jù)對各種因素的權(quán)衡從寬適用反沖淡理論而作出有利于商標所有人的判決，而有些法院似乎不大愿意適用反沖淡理論，至少是在適用上比其他一些法院嚴格得多。

在商標案件中較有影響的美國第二巡回區(qū)聯(lián)邦上訴法院在處理該類案件時，認為原告商標所有人是否能夠勝訴主要取決于以下諸因素：

（1）商標本身的強弱；

（2）原被告所使用的商標的相似程度；

（3）產(chǎn)品之間的相似程度；

（4）原商標使用人將自己產(chǎn)品擴大到被告產(chǎn)品的可能性；

（5）實際可能產(chǎn)生的混淆；

（6）被告在采用該商標時的行為是否正當；

（7）被告產(chǎn)品的質(zhì)量如何；

（8）購買人的經(jīng)驗。

從本質(zhì)上講第二巡回區(qū)聯(lián)邦上訴法院的上述做法還屬于聯(lián)邦《商標法》的范疇，只是在適用上作了一些擴大，但與《反沖淡法》仍有著本質(zhì)上的區(qū)別，因為后者往往不考慮產(chǎn)品混淆的因素。

2．“并行使用”

“并行使用”也稱為“附帶使用”。首先應澄清“并行使用”與“并存使用”之間的區(qū)別?！安⒋媸褂谩笔恰渡虡朔ā芬?guī)定的一種情況，它是指兩個不同的當事人就用于同類物品的相同或相似商標在美國的不同地區(qū)分別使用的情況，這種“并存”是法律所允許的。

“并行使用”往往是指在同一制造商生產(chǎn)的產(chǎn)品上由不同的人使用相同或相似的商標。例如，甲從乙處購買了一批由乙生產(chǎn)的次品，并利用乙的商標將該產(chǎn)品出售。又例如，甲從乙處購買了箱裝食品，然后由甲將該食品改為袋裝并貼上乙的商標出售。上述兩個假設(shè)情況有一個共性，即產(chǎn)品的來源是該產(chǎn)品的商標所有人，這一點與一般商標案件的情況不同，因為在一般商標案件中，不論爭議雙方的商標如何相似，但爭議商標所涉及的產(chǎn)品出自不同的來源。

乍看起來，在這種情況下出現(xiàn)的爭議比較容易解決，因為被告可以證明自己出售的產(chǎn)品是由原告生產(chǎn)的，而這種情況當然與第三人仿制原告產(chǎn)品后貼上原告商標再出售的情況不同。但從另一方面看，原告可能會指控被告出售次品并利用原告商標的行為破壞了原告商標的聲譽，或被告的行為構(gòu)成不公平競爭等等。

在“并行使用”問題上最有影響的判例應該算是1947年美國聯(lián)邦最高法院審查的查普林（Champion）火花塞公司申訴案，該案的一審被告（即被申訴人）是桑多斯。該案至今仍被很多法院所引用，而且在商標法的教科書中幾乎成為必不可少的一個案例。負責審理該案的大法官道格拉斯在知識產(chǎn)權(quán)案件中曾有過很多被法律界認為是精辟的論述，本案中道格拉斯對“并行使用”問題的論述和解釋普遍為后人所接受。

該案的大致情況如下：本案原告主要從事火花塞的制造，并在該產(chǎn)品上使用了“Champion”作為商標。本案的被告從事收購舊火花塞的行業(yè)，并且將收購的舊火花塞修復后重新出售，問題在于被告在出售這些修復后的舊火花塞時仍使用“Champion”這一商標。被告桑多斯將“Champion”一詞貼在火花塞的包裝箱上，并注明了該火塞的型號等。除此之外，被告還在包裝上注上“精加工火花塞，質(zhì)量可靠”，以及“精加工翻新火花塞”等，每個箱子分若干小盒分裝每個火花塞，每個小盒子上也注明了該火花塞是經(jīng)過翻新的。但被告并沒有在包裝上注明自己的姓名和地址。

原告以商標侵權(quán)和不公平競爭為訴因在聯(lián)邦地區(qū)法院提起訴訟。地區(qū)法院判桑多斯侵犯了原告的商標權(quán)，并禁止被告繼續(xù)出售經(jīng)過翻新的火花塞，除非被告做到以下四點：

（1）從其產(chǎn)品的包裝上除去“Champion”商標和型號說明；

（2）將火花塞重新涂上灰、棕、橙黃或綠色油漆；

（3）在火花塞上壓印“經(jīng)修復”的字樣并涂上白色油漆；

（4）在產(chǎn)品的包裝箱上注明該火花塞原產(chǎn)于原告，后經(jīng)被告修復翻新的字樣。

由于地區(qū)法院只適用了禁令救濟而不同意原告要求的利潤賠償，原告就此提出上訴。

在上訴審判中，法院認為被告桑多斯的行為不但構(gòu)成了商標侵權(quán)，而且也構(gòu)成了不公平競爭行為。但在適用救濟的問題上法院不但沒有同意原告提出的利潤賠償要求，反而認為初審法院對被告的四點要求過于苛刻，因此對該四點要求作了如下修改：

（1）被告不必將“Champion”商標和型號說明從修復后火花塞上除去；

（2）被告必須將“經(jīng)修復”的字樣壓印在火花塞上，并且這種注明必須是永久性的；

（3）取消地區(qū)法院提出的第四點要求。

查普林火花塞公司不服，向最高法院提出了申訴，該申訴請求被最高法院接受，并于1947年對該案進行了審理。

最高法院認為，一審被告的行為會給產(chǎn)品的用戶造成錯覺，這一點是不容懷疑的，因此上訴法院的決定（即被告行為構(gòu)成商標侵權(quán)和不公平競爭）是正確的。但本案的申訴人查普林火花塞公司認為上訴法院對初審法院判決中的修改是錯誤的，因為上訴法院在第一項修改中允許被告桑多斯繼續(xù)使用“Champion”這一商標，這一點等于對原告受到侵犯的商標不予法律保護。

就這個問題最高法院法官道格拉斯作了解釋。他認為，本案所涉及的火花塞屬于二手貨，盡管是用過的，但畢竟還是“Champion”牌火花塞。從質(zhì)量上看，用過的火花塞不會達到新火花塞的水平，這一點同用過的“Ford”（福特）牌汽車沒有什么本質(zhì)的區(qū)別。不過我們總不能因為一輛“福特”牌汽車由于對其閥門重新組裝或者換了一個活塞環(huán)就責其必須把“福特”商標從汽車上除去，否則就不能出售。在這里，道格拉斯引用了1924年在“Coty”一案中當時最高法院大法官霍姆斯說過的一段話：“一件商標給予其所有人的排他權(quán)只能用來保護其產(chǎn)品的聲譽，以防止他人的產(chǎn)品利用該商標。在一件標志的使用方式并沒有欺騙公眾的情況下，該標志還達不到不許別人用來出售真實產(chǎn)品的神圣地步?！?/p>

如果對舊產(chǎn)品的修復徹底從根本上改變了原物的特征，則使用原商標可能會有不妥（盡管可能注明了“修復”）。但本案的情況并非如此，被告對舊火花塞的修理并非賦予該火花塞新的設(shè)計，只不過在質(zhì)量上修復的火花塞不及新的火花塞，但這一點是所有二手貨的特點。實際上該火花塞的價格也低于新火花塞，只要是作為修理過的產(chǎn)品出售，不欺騙公眾，產(chǎn)品本身質(zhì)量的優(yōu)劣并非關(guān)鍵。

從實際情況看，被告可能會從利用原告的“Champion”商標中得到一些好處。但只要被告的做法不損害原告的利益，這種使用是允許的，上訴法院所規(guī)定的必要注明已足以使本案原告得到應有的保護。

最后最高法院維持了上訴法院的決定。

在“并行使用”的案件中，法院極少使用禁令以外的其他救濟措施。最常見的做法就是火花塞一案中上訴法院的做法，即在法院認為被告的行為已構(gòu)成侵犯或不公平競爭時，要求被告就商標的使用進行特別說明，只要被告按照法院的規(guī)定辦理，仍可使用原商標。